Lo scorso 10 ottobre è stata pubblicata l’attesa decisione dell’Enlarged Board of Appeal (“EBA”) – la Commissione “allargata” di ricorso dell’Ufficio Europeo dei Brevetti con funzioni nomofilattiche della normativa brevettuale – nei procedimenti riuniti n. G1/22 e G2/22 in tema di priorità unionista disciplinata dagli art. 87 e ss. della Convenzione sul Brevetto Europeo (“CBE”).

In particolare, l’art. 87(1) CBE dispone che:

<<Chiunque ha regolarmente depositato una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità, in o con effetto per:

a) uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, oppure b) uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio,

o il suo avente causa, fruisce, durante dodici mesi a decorrere dal giorno di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione>>.

Il diritto di priorità ha dunque l’effetto di “retrodatare” la valutazione dei requisiti di brevettabilità del trovato alla data del primo deposito di cui viene rivendicata la priorità, evitando che la domanda possa essere pregiudicata da anteriorità c.d. intermedie, formatesi cioè successivamente al primo deposito ma anteriormente alla domanda che rivendica la priorità. Ciò comporta altresì che laddove lo stesso richiedente divulghi l’invenzione successivamente al primo deposito, tramite una pubblicazione (es. un catalogo) o la partecipazione ad una fiera o la commercializzazione del prodotto che incorpora l’invenzione, tale divulgazione non fa venir meno la novità delle domande successive dello stesso richiedente (o del suo avente causa) che rivendichino la priorità del primo deposito. 

Nel caso all’attenzione dell’EBA, la priorità era costituita da una domanda provvisionale depositata in USA dai tre inventori nel 2004, dunque nel regime anteriore all’ “America Invents Act” del 2011 che ha eliminato la legittimazione esclusiva dell’inventore al deposito. Tale domanda aveva poi costituito la priorità per la successiva domanda PCT-EPO depositata nel 2005 in cui veniva indicato come richiedente: (i) la casa farmaceutica Alexion, per tutti i paesi di designazione diversi dagli USA; (ii) i tre inventori, per la designazione USA.

Il brevetto europeo concesso alla casa farmaceutica nel 2014 (rivendicante la priorità statunitense depositata dai tre inventori nel 2004) veniva revocato all’esito della successiva procedura di opposizione: l’Ufficio riteneva priva di effetti la rivendicazione di priorità, dal momento che il relativo diritto era stato trasferito alla Alexion da uno solo degli inventori prima del deposito PCT, e dunque assumeva come rilevanti per escludere la novità del trovato una serie di anteriorità formatesi successivamente alla domanda di priorità.

Stessa sorte subiva la domanda divisionale depositata poco tempo dopo dalla casa farmaceutica e rivendicante la medesima priorità statunitense: la domanda veniva rigettata perché carente di novità alla luce delle medesime anteriorità intermedie alla base della revoca del brevetto.

Interposto appello da Alexion avverso entrambe le decisioni, il Technical Board of Appeal rimetteva all’EBA la pronuncia sulle seguenti questioni interpretative, dirimenti ai fini del decidere:

1. Se l’Ufficio sia competente a pronunciarsi sul diritto del richiedente a rivendicare la priorità a norma dell’art. 87(1) CBE; in caso affermativo,
2. se il diritto a rivendicare la priorità sussista anche in una situazione in cui la domanda di brevetto viene depositata a nome di due richiedenti, uno solo dei quali sia titolare della priorità rivendicata.

In risposta alla prima questione, l’EBA osserva che il diritto al brevetto, ossia il diritto ad effettuare il deposito della domanda di brevetto, va tenuto distinto dal diritto a rivendicare la priorità: mentre il primo va accertato sulla base dell’ordinamento nazionale applicabile alla fattispecie ed è dunque sempre attratto alla competenza dei Tribunali nazionali a norma dell’art. 60(3) CBE, il secondo costituisce un istituto tipico del sistema creato dalla CBE e dalla Convenzione di Unione di Parigi, il cui accertamento è rimesso in via esclusiva all’Ufficio, tanto in sede di esame quanto in caso di opposizione.

Pertanto, l’art. 60(3) CBE, in base al quale nelle procedure dinanzi all’Ufficio si presume che il richiedente sia abilitato ad esercitare il diritto al brevetto europeo, deve essere interpretato nel senso che l’Ufficio è incompetente a giudicare del diritto del richiedente a depositare la domanda, mentre può essere investito delle (diverse) questioni afferenti al diritto del richiedente di rivendicare la priorità.

Sotto il secondo profilo, l’EBA rileva che il diritto a rivendicare la priorità si ritiene sussistente in via presuntiva tutte le volte in cui la dichiarazione di priorità è conforme ai requisiti formali richiesti dall’art. 88(1) CBE e dal regolamento di esecuzione. Tale presunzione si basa sulle seguenti circostanze:

1. il primo depositante (titolare del diritto di priorità), ove non coincida con il secondo depositante, è tenuto a rispettare l’affidamento del secondo di poter beneficiare della priorità;
2. a differenza del diritto al brevetto, il trasferimento del diritto a rivendicare la priorità non è soggetto a particolari requisiti di forma, nella prassi essendo di frequente ricompreso nel fascio dei diritti trasferiti con la cessione del diritto al brevetto;
3. l’esercizio del diritto di priorità a norma dell’art. 88(1) CBE presuppone la cooperazione tra le parti coinvolte nella procedura ed il supporto del primo depositante, giacché la rivendicazione di priorità richiede il deposito di una copia della prima domanda entro 16 mesi dalla richiesta, periodo in cui essa è di regola ancora segreta.

Pertanto, ad avviso dell’EBA, tali circostanze confortano la presunzione che la sussistenza dei requisiti formali per l’esercizio del diritto di priorità rifletta la sussistenza del relativo diritto in capo al richiedente. Tale presunzione, precisa l’EBA, è in ogni caso confutabile e si applica in tutti i casi in cui il titolare della priorità non è identico al richiedente e indipendentemente dal fatto che la domanda successiva sia una domanda PCT.

Applicando tali principi al caso oggetto della questione pregiudiziale, l’EBA afferma quindi che, salvo prova contraria, in tutti i casi in cui la domanda di brevetto viene depositata a nome di due richiedenti, uno solo dei quali sia titolare della priorità rivendicata, il deposito congiunto della domanda fa presumere l’esistenza di un accordo informale o implicito tra le parti, in forza del quale anche il co-richiedente è titolato a rivendicare la priorità del primo deposito.

La decisione dell’Enlarged Board of Appeal del 10 ottobre 2023 dispone pertanto che:

“I. L'Ufficio europeo dei brevetti è competente a valutare se una parte ha diritto a rivendicare la priorità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, della CBE.

Ai sensi del diritto autonomo della CBE, esiste una presunzione confutabile secondo cui il richiedente che rivendica la priorità ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, della CBE e dei corrispondenti regolamenti di attuazione ha diritto a rivendicare la priorità.

II. La presunzione relativa si applica anche nelle situazioni in cui la domanda di brevetto europeo deriva da una domanda PCT e/o in cui il/i richiedente/i prioritari non sono identici al/i richiedente/i successivo/i.

In una situazione in cui una domanda PCT viene depositata congiuntamente dalle parti A e B, (i) designando la parte A per uno o più Stati designati e la parte B per uno o più altri Stati designati, e (ii) rivendicando la priorità da una precedente domanda di brevetto designando la parte A come richiedente, il deposito congiunto implica un accordo tra le parti A e B che consente alla parte B di far valere la priorità, a meno che non vi siano indicazioni concrete contrarie.”

Link alla decisione: https://link.epo.org/web/case-law-appeals/Communications/G1_22-G%202_22-Decision-of-the-EBA-of-10-October-2023.pdf