Diritto commerciale - Proprietà intellettuale, industriale -  Unnia Federico - 07/09/2014

MARCHI SONORI: TUTELE RAFFORZATE - Federico UNNIA

In Cina il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la riforma della legge marchi. La nuova disciplina prevede, tra l'altro, in modo espresso all"art. 8 la possibilità di proteggere i marchi sonori. Il Regolamento di attuazione, che è entrato in vigore lo stesso giorno, prevede che il richiedente debba depositare un pentagramma diviso in battute, oppure una notazione musicale insieme ad una descrizione scritta, nonché il campione sonoro corrispondente.

Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia per i titolari di marchi sonori, che potranno così vedere estesa anche alla Cina la relativa protezione. Quali problematiche sorgono per la loro registrazione? "La registrazione richiede che del marchio sia depositata una rappresentazione grafica chiara, completa, intellegibile e oggettiva: ad esempio la relativa sequenza di note e pause disegnate su di un pentagramma diviso in battute e avente una chiave musicale. Ciò al fine di consentire la riconoscibilità oggettiva del marchio e la sua "controllabilità giuridica", per usare il linguaggio della Corte di Cassazione" spiega Elena Martini Partner, Martini Manna Avvocati.

"La registrazione di un marchio presuppone di regola che il segno che ne forma oggetto sia suscettibile di rappresentazione grafica, per ragioni di certezza giuridica e di affidamento dei terzi. Da anni, tuttavia, a livello comunitario, si ammette la registrazione dei sound marks mediante il deposito presso l'UAMI di files sonori riproducibili, che sono stati equiparati alla rappresentazione grafica" spiega Cesare Galli, Professore università di Parma e fondatore IP Law Galli. I problemi principali sui marchi sonori appartengono al passato. "Prima che si consentisse il deposito mediante files sonori, la Corte di Giustizia europea aveva escluso dalla registrazione, in un caso famoso, rumori o suoni della natura, in particolare il canto del gallo, ritenendo ammessi come marchi sonori solo i segni formati da composizioni musicali tradotte in note rappresentate sul pentagramma" aggiunge Galli. "Da noi in Italia la registrazione è ancora ammessa solo per i segni sonori rappresentati sul pentagramma, con chiave musicale, pause e quant'altro. Il problema è però meno pressante, perché i suoni distintivi in quanto siano noti come tali possono essere comunque tutelati come marchi non registrati".

Secondo Paola Ruggiero, Trademarks Attornery in Bird and Bird, "Si riscontrano difficoltà nella registrazione qualora l"espressione sonora per cui è richiesta la registrazione di marchio non sia suscettibile di idonea rappresentazione grafica. In questi casi in passato è stata di frequente rigettata la domanda di registrazione in ragione dell"insufficiente chiarezza della descrizione del segno sonoro. La giurisprudenza ha ritenuto idonee forme di rappresentazione grafica ad esempio la riproduzione sul pentagramma ed il sonogramma. La Corte di Cassazione ha cassato una decisione della Commissione Ricorsi (relativa al noto jingle Pi tu pi tum pah) che in precedenza aveva accolto la registrazione del jingle, in quanto, lo stesso non era stato rappresentato graficamente) in sede di deposito. Relativamente ad una idonea rappresentazione grafica e al fatto che i suoni siano segni idonei a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa, si è espressala Corte di Giustizia, nel procedimento C-283/01 avente ad oggetto la pronuncia pregiudiziale presentata da Hoge Raad Der Nederlanden".

In Italia come viene affrontata la problematica? "La possibilità di registrare come marchi i segni sonori è espressamente prevista dall"articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale, in base al quale "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre" aggiunge Ruggiero. Per Giorgio Floridia, Docente di diritto industriale nell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano ed Avvocato in Milano, i marchi sonori sono validi marchi registrabili nel nostro ordinamento purché siano, come prevede l"art. 7 c.p.i., rappresentabili graficamente e atti a distinguere. "Ciò significa che sono registrabili tutti quei marchi sonori che siano rappresentabili attraverso le note. Esempi classici sono i jingle delle pubblicità e le sigle dei telegiornali. È prevedibile che in futuro saranno registrabili anche quei suoni non rappresentabili attraverso le note poiché la banca dati dell"UIBM, come pure quella dell"UAMI, sono ormai del tutto digitalizzate e sarà possibile "depositare" un file audio contenente il marchio. Negli Stati Uniti da tempo è possibile registrare marchi non rappresentabili graficamente. Un esempio di marchio sonoro statunitense molto famoso è il ruggito del leone della MGM. Per quanto attiene poi alla capacità distintiva dei marchi sonori, varrà la regola dell"estraneità del marchio al prodotto. Pertanto non sarà ipotizzabile registrare un marchio sonoro ad esempio costituito da un jingle per contraddistinguere il jingle stesso, o una canzone per una canzone. Ovviamente rimangono fermi gli altri requisiti che deve possedere il marchio per essere valido. Perciò anche i marchi sonori dovranno essere nuovi e leciti per poter essere validi". Secondo Giuseppe Sena, Professore Emerito di Diritto Industriale nell"Università degli Studi di Milano e fondatore dello Studio Legale Sena e Tarchini, per la giurisprudenza comunitaria è ammesso il marchio sonoro a condizione che sia suscettibile di riproduzione grafica. Per la nostra giurisprudenza è permessa la registrazione in quanto sia possibile la loro definizione di note su un pentagramma. "Da parte mia osservo che tale limitazione riguarda solamente il marchio registrato, ma potrebbe essere superata per il marchio di fatto". La registrazione richiede che del marchio sia depositata una rappresentazione grafica chiara, completa, intellegibile e oggettiva: ad esempio la relativa sequenza di note e pause disegnate su di un pentagramma diviso in battute e avente una chiave musicale. Ciò al fine di consentire la riconoscibilità oggettiva del marchio e la sua "controllabilità giuridica", per usare il linguaggio della Corte di Cassazione. "La discussione ha riguardato in particolare la forma di rappresentazione del marchio, poiché il requisito della rappresentabilità grafica pone dei problemi per i marchi non rappresentabili su pentagramma, quali ad esempio i rumori o i versi degli animali. Nel 2006, ad esempio, la nostra Cassazione ha negato la registrabilità di una combinazione di suoni registrata in cassetta, ma non traducibile in note musicali. A livello europeo vi è stata invece una maggiore apertura: l'Ufficio per l'Armonizzazione del Marcato Interno ammette infatti la registrazione di marchi comunitari sonori in cui la rappresentazione grafica sia data da un sonogramma o spettrogramma, purché questo sia accompagnato dalla registrazione del marchio in formato .mp3; ciò ha consentito, ad esempio, la registrazione come marchio dell'urlo di Tarzan" conclude la Martini.


Roberto Ramponi, IP Prosecution Manager di Baker & McKenzie

 

"Oggi i marchi sonori sono considerati registrabili dalla maggioranza delle giurisdizioni. Il maggiore ostacolo alla loro registrazione è consistito nella necessità della loro rappresentazione grafica. Tale requisito si spiega con l"esigenza di certezza del diritto ed ha la finalità di rendere oggettive ed individuabili le caratteristiche del segno sia da parte delle autorità (uffici marchi, tribunali), che di terzi operatori economici".

D. Quali sono stati in passato i casi di discussione sulla proteggibilità o imitazione di sound marks? 

R. L"esigenza del requisito della rappresentazione grafica è stata ovviamente affrontata anche in sede giurisprudenziale. A livello comunitario e nazionale si possono individuare una decisione della Corte di Giustizia ed una della Corte di Cassazione. La prima ha chiaramente ammesso la registrabilità dei marchi sonori; è però necessario che tali segni siano rappresentati in modo chiaro e preciso non ritenendo quindi sufficiente una descrizione fornita mediante il riferimento al titolo di un"opera musicale, ma essendo al contrario necessaria l"indicazione di tutti gli elementi che consentono di individuare il tema con certezza. Nel caso di specie il tema iniziale di "Per Elisa" di Beethoven avrebbe potuto essere oggetto di registrazione qualora rappresentato su di un pentagramma, completo di chiave, tempo, pause ed alterazioni. La sentenza della Cassazione va nella direzione della citata decisione della Corte di Giustizia lasciando peraltro impregiudicato il tema della registrabilità di suoni che "non sono traducibili nelle forme delle note musicali".

D. E a livello internazionale?

R. Occorre sottolineare la disputa che ha visto contrapposti di fronte all"Ufficio Brevetti e Marchi statunitense, da un lato la Harley-Davidson e dall"altro competitors quali, tra gli altri Suzuki, Kawasaki, Yamaha ed Honda. In breve, nel 1994 Harley – Davidson depositò una domanda avente ad oggetto un marchio sonoro che riproduceva il rombo del motore delle proprie motociclette. Dopo ben sei anni di dibattimento, nel 2000 la H-D ritirò la propria domanda. Le argomentazioni delle controparti non vertevano sulla non registrabilità del marchio in quanto tale, bensì sulla mancanza di distintività, poiché lo stesso suono di cui si discuteva era a loro dire prodotto da molti anni da analoghi motori "V-twin" utilizzati da Yamaha e Honda.

D. La Cina ha adottato una disciplina specifica: quali effetti ci saranno a livello internazionale? 

R. La nuova normativa cinese in tema di marchi, in vigore dal 1 maggio, introduce effettivamente quale categoria di marchi registrabili (sino ad oggi esclusi) quella dei marchi sonori. Tale modifica, unitamente ad altre apportate alla "vecchia" legge, avvicina il paese asiatico a quelli occidentali sposandone anche le esigenze commerciali.


Gustavo Ghidini, Professore di Diritto Industriale, Università di Milano e Luiss Guido Carli, Avvocato in Milano e Roma

 

"Un sound mark per essere validamente registrato deve poter essere riprodotto graficamente. Se l"applicazione di tale disposizione non pare incontrare difficoltà nel caso di temi musicali (per i quali è sufficiente la trascrizione delle note sul pentagramma), un discorso a parte è necessario per meri suoni (ad esempio il canto del gallo). I suoni infatti necessitano non solo di una loro registrazione su file MP3, ma anche di una speciale rappresentazione grafica detta "sonogramma", idonea a rappresentare l"espressione grafica di suoni diversi dai temi musicali".

D. Quali sono stati in passato casi di discussione sulla proteggibilità o imitazione di sound marks?

R. Il caso forse più celebre concernente la proteggibilità di un sound mark è quello relativo al celeberrimo ruggito di leone che introduce i film della Metro Goldwyn Mayer. In questo caso la Commissione di Ricorso dell"UAMI (l"Ufficio europeo deputato alla registrazione dei marchi comunitari, ndr) aveva confermato l"idoneità dei sonogrammi a soddisfare il requisito della rappresentabilità grafica, negando però la registrabilità del marchio in esame per l"incompletezza del sonogramma ad esso allegato al tempo del primo deposito. Ad oggi il leone ruggente risulta un sound mark validamente registrato anche a livello europeo.

D. Come giudica la disciplina italiana?

R. La normativa italiana prevede espressamente la registrabilità dei suoni come marchi. A fronte però di tale apertura legislativa, la prassi giurisprudenziale si è manifestata in maniera alquanto rigida. Si pensi al caso della Kraft Foods Italia, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della traduzione grafica di un insieme di suoni, non è sufficiente la sola registrazione su di un supporto durevole (nel caso di specie, un"audiocassetta). La semplice registrazione su audiocassetta, infatti, non è stata ritenuta una modalità di rappresentazione grafica convenzionalmente accettata per la traduzione di suoni.

D. La Cina ha fatto un passo avanti nella disciplina del settore: quali effetti avrà?

R. A quasi dodici anni dall"ultimo emendamento, la nuova legge marchi cinese è stata approvata dallo Standing Committee del National People"s Congress (l"organo legislativo cinese) la scorsa estate. Dal primo maggio 2014 le aziende potranno dunque (finalmente) registrare anche i propri sound marks. Questo importante cambiamento permetterà alla Cina di compiere un significativo passo in avanti verso l"auspicabile allineamento con le normative statunitensi ed europee nella tutela a 360° degli intellectual property assets delle aziende.


 

Lia Puntieri, Partner Studio Trevisan & Cuonzo Avvocati

 

"La possibilità di registrare un marchio sonoro in Cina rappresenta una grossa opportunità per le imprese che intendono tutelare i propri diritti anche in quel mercato. Sicuramente la  registrazione avrà ripercussioni positive perché consentirà alle aziende di tutelare maggiormente i propri diritti; allo stesso tempo però, come già avvenuto con gli altri tipi di marchi, non mancheranno casi di soggetti non autorizzati che registreranno a proprio nome marchi sonori in realtà nati, usati e riconducibili ad altre aziende.  A livello internazionale la possibilità di registrare marchi sonori anche in Cina rappresenta un passo avanti verso una sempre maggiore armonizzazione e unitarietà delle leggi a tutela della proprietà intellettuale".

D. Quali problematiche si devono affrontare per la loro registrazione?

R. Il principale problema connesso alla registrazione dei marchi sonori consiste nella loro rappresentazione grafica. Infatti, nonostante non siano costituiti da un segno suscettibile di percezione visiva, devono ugualmente poter essere rappresentati in modo chiaro e preciso. In Italia, la rappresentazione grafica richiesta ai fini della registrabilità varia a seconda che si tratti di marchio sonoro musicale, ossia traducibile in una successione di note, o meno. Nel primo caso sarà necessario allegare il pentagramma completo di note musicali, chiave, tempo e pause. Non sono ammesse descrizioni verbali o letterali delle note di riferimento, tantomeno trascrizioni sotto forma di onomatopee, in quanto considerate forme vaghe e inappropriate per individuare il suono con chiarezza e precisione. Viceversa, in presenza di un marchio costituito da un suono non musicale, sarà necessario allegare uno spettrogramma tridimensionale sonoro o sonogramma.

D. Quali discussioni sono sorte in merito alla loro proteggibilità?

R. Le discussioni sui marchi sonori sono state - e continuano ad essere incentrate - sulle difficoltà connesse all"esatta individuazione del segno/suono da proteggere. Ad esempio, nel famoso caso "Per Elisa", la CGUE aveva definito la possibilità di rappresentare graficamente i marchi sonori mediante la loro trascrizione sul pentagramma. A livello nazionale, la Corte di Cassazione, nel caso Kraft, aveva negato la possibilità di registrare suoni non traducibili in note musicali mediante la loro registrazione in una cassetta, non essendo quest"ultima una modalità grafica convenzionalmente accettata per i suoni.