Il marchio registrato è un marchio protetto giuridicamente. A seconda del territorio in cui sono tutelati i marchi si distinguono in: marchio nazionale, marchio comunitario e marchio internazionale.

La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano. In Italia i marchi vengono depositati per la registrazione presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato), sezione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia.

La tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), a Alicante (Spagna).

I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei, che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid), depositando un"istanza di marchio internazionale.

La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda nella sede del WIPO (World Intellectual Property Organization)di Ginevra, nella quale si indicherà il marchio, la titolarità di esso, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, le nazioni in cui si vuole tutelare il marchio. 'Lufficio girerà queste domande ai singoli uffici nazionali e, salvo opposizione entro dodici mesi, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi indicati (salvo, appunto, in quelli in cui sorgano procedure di opposizione).

A livello internazionale, l'articolo 5, C, paragrafo 2, della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883, da ultimo riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 dispone che l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca - per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio - nella forma in cui questo è stato registrato in un paese dell'Unione non comporta l'invalidazione della registrazione, né diminuisce la protezione accordata al marchio.

In ambito comunitario, inoltre, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 89/104, come ripreso immutato dall'articolo 10 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25), dispone che se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio d"impresa non ha formato oggetto - da parte del titolare -di un uso effettivo, nello Stato membro interessato, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio medesimo è sottoposto alle sanzioni previste dalla direttiva 89/104, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Sono, inoltre, considerati come uso: a) l'uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia, per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa, nella forma in cui esso è stato registrato.

Nella sentenza in commento, alla Corte Europea si chiede di stabilire se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che osta al fatto che il titolare di un marchio registrato, per stabilire l'uso di quest'ultimo ai sensi di tale disposizione, possa valersi del suo utilizzo in una forma che differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato, senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale diversa forma sia anch'essa registrata come marchio.

In proposito si deve ricordare, da un lato, che il carattere distintivo di un marchio, nel senso di cui alle disposizioni della direttiva 89/104, significa che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese.

Si deve rilevare, dall'altro, che non risulta affatto - dalla formulazione letterale dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 - che la diversa forma in cui il marchio è utilizzato non possa, anch'essa, essere registrata come marchio. La sola condizione sancita da tale disposizione è, infatti, quella secondo la quale la forma utilizzata può differenziarsi dalla forma in cui tale marchio è stato registrato unicamente per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo di quest'ultimo.

Quanto all'obiettivo dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104, si deve rilevare che tale disposizione, evitando di esigere una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, è diretta a consentire al titolare di quest'ultimo di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di meglio adattarlo alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi relativi.

Tale obiettivo sarebbe compromesso se, per stabilire l'uso del marchio registrato, fosse richiesto un requisito ulteriore, secondo il quale la diversa forma in cui tale marchio è stato utilizzato non dovrebbe essere anch'essa oggetto di registrazione come marchio.

La registrazione di nuove forme di un marchio consente, infatti, all'occorrenza, di anticipare i cambiamenti che possono intervenire nell'immagine del marchio e, di conseguenza, di adattarlo alle caratteristiche di un mercato in evoluzione.

I Giudici Europei ritengono che nulla di quanto previsto dalle disposizioni prese in considerazione (in est, dodicesimo considerando della direttiva 89/104 e art. 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 89/104, come ripreso immutato dall'articolo 10 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa) lascia intendere che la registrazione di un segno (come marchio) implica che l'uso del medesimo non può più essere invocato per stabilire l'uso di un altro marchio registrato, dal quale differisce solo in un modo tale che il carattere distintivo di quest'ultimo non ne risulta alterato.

La registrazione come marchio della forma in cui un altro marchio registrato è utilizzato, forma che differisce da quella in cui quest'ultimo marchio è registrato, pur non alterandone il carattere distintivo, non osta all'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104.

L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104, non consente di estendere, attraverso la prova del suo uso, la tutela di cui beneficia un marchio registrato ad un altro marchio registrato il cui uso non è stato dimostrato, a motivo che tale ultimo marchio sarebbe solo una leggera variante del primo. L'uso di un marchio non può, infatti, essere invocato per giustificare l'uso di un altro marchio, dal momento che l'obiettivo è accertare l'uso di un numero sufficiente di marchi di una stessa «famiglia».

Pertanto, secondo la Corte Europea, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che non osta al fatto che il titolare di un marchio registrato, per stabilire l'uso di quest'ultimo ai sensi di tale disposizione, possa valersi del suo utilizzo in una forma che differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato, senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale diversa forma sia anch'essa registrata come marchio.

L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 dev'essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione della disposizione nazionale diretta a trasporre detto articolo 10, paragrafo 2, lettera a), nel diritto interno, secondo la quale quest'ultima disposizione non si applica ad un marchio «difensivo» la cui registrazione ha la mera finalità di garantire o ampliare l'ambito di tutela di un altro marchio, che, per parte sua, è registrato nella forma in cui esso è utilizzato.

I marchi difensivi sono, infatti, utilizzati per ampliare la tutela dei marchi a segni distintivi simili attraverso il deposito di marchi che non saranno utilizzati, ma si caratterizzano per l'essere simili al o ai marchi effettivamente utilizzati dal titolare. Lo scopo è offrire una tutela rafforzata che si estenda al di là del segno distintivo effettivamente utilizzato. Per questa tipologia di marchi si pone naturalmente il problema della decadenza per non uso, appunto perché non sono registrati allo scopo di essere utilizzati nel commercio di un bene o servizio, ma solo allo scopo di difendere un marchio effettivo.