La Corte di giustizia europea con la sentenza C-307/10, del 19 giugno 2012, ha individuato i requisiti generali da rispettare nell'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione di un marchio comunitario.

I prodotti e i servizi devono essere indentificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficiente, per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.

Nel registrare un marchio comunitario è necessario indicare con chiarezza per quali prodotti o servizi viene richiesta una tutela internazionale. A livello internazionale il diritto dei marchi è disciplinato dalla Classificazione di Nizza, gestita dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La Classificazione contiene 45 classi di prodotti e servizi, ciascuna classe è indicata da una o più indicazioni generali, definita titolo di classe, dove vengono indicate genericamente i settori nei quali rientrano i prodotti o servizi della classe in questione. L'elenco alfabetico dei prodotti e servizi è formato da 12.000 voci.

Nonostante le legislazioni sui marchi di impresa in Europa siano state allineate per avere una protezione uniforme, la prassi delle autorità nazionali varia da paese a paese per quanto concerne la registrazione di un marchio.

Alcuni uffici, come anche l'UAMI ( Ufficio competente in materia di marchi comunitari) accettano termini generali dei titoli di classi della Classificazione di Nizza, altri invece richiedono che la domanda di un marchio comprenda una lista dettagliata di prodotti e servizi per i quali viene richiesta la registrazione. Nel 2009 il CIPA (Chartered Institute of Patent Attornies ) aveva presentato in Inghilterra una domanda di registrazione della denominazione IP TRANSLATOR quale marchio nazionale, in cui erano indicati tutti i termini generali del titolo di una classe ( 41) della " classificazione di Nizza" Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali". Ad avviso del Registrat of Trade Marks la IP TRANSLATOR sarebbe stata priva di carattere distintivo e non essendoci alcuna prova del fatto che il marchio "IP TRANSLATOR" avesse acquisito prima della domanda di registrazione, un carattere distintivo, né il CIPA avrebbe chiesto che tali servizi fossero inclusi nella domanda di registrazione dello stesso.

Il CIPA ha in seguito impugnato tale decisione, in quanto la domanda di registrazione non menziona, pertanto non riguardava i servizi di traduzione, utilizzando una categoria più ampia di quelle indicate dalla classificazione di Nizza. Per tale ragione le obiezioni alla registrazione formulate dal Registrat of Trade Marks sono errate e la sua domanda di registrazione sarebbe stata ingiustamente respinta. La Corte inglese aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) una pronuncia pregiudiziale in merito. La CGUE nella propria decisione chiarisce che in base alla direttiva 2008/95/CE sui marchi, (gli Stati membri hanno piena libertà di fissare le diposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza ed alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione). Secondo la Corte la direttiva in questione può impiegare anche delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della Classificazione di Nizza, per identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante marchio.

L'importante è che tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa, per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di potere determinare la portata della tutela richiesta.

Ad avviso della CGUE alcune indicazioni sono chiare e precise, altre invece sono troppo generiche e comprendono prodotti o servizi troppo diversi, incompatibili con la funzione tipica del marchio.

Spetterà pertanto alle competenti autorità valutare caso per caso per verificare se le indicazioni siano in grado di soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione menzionati.

Nel caso in cui i titoli siano troppo generici e comprendano servizi o prodotti differenti fra loro, sarà cura del richiedente precisare se si riferisce a tutti i prodotti o servizi di una determinata classe o solo alcuni di essi, specificando quali fra loro.

Nel caso di specie il giudice inglese dovrà secondo la Corte, accertare se nella propria domanda di registrazione il CIPA avesse precisato o meno quali servizi intendeva proteggere ed in particolare se la domanda riguardasse o meno anche i servizi di traduzione.

La classificazione generica è ammessa come il caso da noi trattato sul IP TRANSLATOR purché siano indicati con precisione e chiarezza gli elementi di distinzione.

La CGUE ha confermato che la specificazione dei prodotti o servizi, se è composta da requisiti generali, deve essere sufficientemente chiara e precisa, saranno le autorità nazionali a valutare caso per caso se la specificazione sia o meno soddisfacente.

Pertanto chi utilizzerà tutte indicazioni generali del titolo di una specifica classe, dovrà al tempo stesso indicare quali servizi prenderà in considerazione, sarà poi cura del giudice interno esprimersi sulla correttezza della domanda.

A seguito di tale sentenza ( C 307/10) l'UAMI ( ufficio competente per i marchi comunitari) il 20 giugno 2012 ha emesso una comunicazione annunciando delle modifiche al riguardo del sistema di registrazione del marchio comunitario, che utilizzerà tutti termini generali dei titoli di classe della classificazione di cui all'art. 1 dell'Accordo di Nizza.

Per quanto concerne le differenti prassi degli uffici per la registrazione dei marchi in Europa, l'UAMI lavorerà insieme agli uffici nazionali dei paesi dell'UE per concordare una prassi comune per l'accettabilità di ciascuno dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza, realizzando standard di chiarezza e precisione.