Diritto commerciale - Proprietà intellettuale, industriale -  Redazione P&D - 22/07/2013

L'UTILIZZO DI SEGNI DISTINTIVI NON IDENTICI PER PRODOTTI UGUALI - Trib. Venezia, 23.11.2012 - Luca RENNA

La Sezione specializzata in materia d"impresa del Tribunale di Venezia veniva adita con ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla Babymoov – Alt Parteners s.a.s. nella sua qualità di licenziataria esclusiva per tutto il territorio dell"Unione europea del marchio denominativo francese "LOVE-NEST" e del marchio denominativo comunitario "LOVENEST", rispettivamente depositati in data 17.12.03 e in data 22.04.11 e relativi ad un cuscino ergonomico ed anatomico.

 

La società ricorrente riferiva che, con contratto del 19.09.05, aveva incaricato per la distribuzione esclusiva in Italia la Sitar s.r.l. e che quest"ultima, nonostante la regolare disdetta del 22.03.11: aveva continuato a pubblicizzare on line con il nome "LOVENEST" un cuscino ergonomico ed anatomico uguale a quello dell"esponente; commercializzava il cuscino della Babymoov dopo aver tagliato l"etichetta originale ed averla sostituita con altra recante lo stesso marchio "LOVENEST" con l"unica differenza che, al posto della O, era stato inserito un cuore; aveva depositato, pochi mesi dopo l"avvio della commercializzazione, un brevetto identico a quello depositato in Francia dai licenzianti della Babymoov; aveva diffidato il nuovo distributore Babymoov che, prudentemente, aveva deciso di sospendere la commercializzazione del prodotto ed, infine, aveva incaricato un terzo di produrre il cuscino con le stesse caratteristiche di quello commercializzato dalla ricorrente.

La società ricorrente aggiungeva, inoltre, che la resistente aveva provveduto, dopo sollecito, a modificare l"indicazione del proprio prodotto sul sito internet denominandolo "LOVE".

Ricostruiti in tal modo i fatti di causa, la Babymoov lamentava la violazione dell"art. 9.1, lett. a) e lett. b), Reg. CE 207/2009 in quanto i segni utilizzati da Sitar s.r.l., anche se non identici, erano idonei a confondere l"utente finale. Inoltre, ben poco rilevava il fatto che il marchio comunitario "LOVENEST" fosse stato registrato in data 17.08.11, in quanto l"uso dello stesso da parte della ricorrente risaliva all"inizio del 2000, circostanza che riterrebbe sussistere l"utilizzo di un marchio di fatto in capo alla stessa. Peraltro, secondo la prospettazione della ricorrente, la condotta di Sitar s.r.l. sarebbe inquadrabile anche nella fattispecie di cui all"art. 2598, n. 1, c.c., come pure in quella prevista dal n. 3 del medesimo articolo.

 

Nel decidere il ricorso, il giudice cautelare, in via preliminare, espunge dal fascicolo del procedimento sia la comparsa di costituzione e risposta di parte resistente che il fascicolo di parte della stessa in quanto depositati successivamente all"udienza di discussione.

Venendo al merito della questione, il giudice ritiene sussistere entrambi i requisiti richiesti dal codice di rito per l"accoglimento di un ricorso d"urgenza, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora. Per quel che riguarda il primo dei requisiti richiesti, nessun dubbio circa la legittimazione attiva di Babymoov ad agire in giudizio in forza dell"autorizzazione rilasciata dai licenzianti del marchio denominativo "LOVENEST", come nessun dubbio può esserci in merito alla possibilità di agire anche in virtù dell"art. 2598 c.c. Riguardo tale ultimo aspetto, il Tribunale osserva che l"azione di contraffazione è fondata sul fatto che la distribuzione in Italia ad opera della Sitar s.r.l. è avvenuta in virtù di contratto di distribuzione in esclusiva e che detta società ha inviato alla nuova società distributrice lettera di diffida in cui affermava di essere titolare di un diritto di preuso sul marchio "LOVENEST". E", quindi, del tutto evidente che l"eccezione di parte resistente sull"uso di fatto di un marchio non registrato sia del tutto infondata posto che l"utilizzo dello stesso è avvenuto, in un primo momento, in forza del precitato contratto di distribuzione e tenuto conto che, successivamente, la registrazione del marchio non possedeva i requisiti di liceità e novità.

Venendo alla violazione dell"art. 9.1 lett. a) e b) del Regolamento comunitario, è del tutto evidente la potenzialità dei segni utilizzati da Sitar s.r.l. a confondere l"utilizzatore in riferimento al segno "LOVENEST" della società ricorrente, non essendo sufficiente il cambio della lettera O con un cuore o l"utilizzo del solo segno "LOVE". Infatti, a detta del giudicante, occorre tenere presente che, nel caso di beni a basso costo, che il consumatore non è particolarmente informato e selettivo e, pertanto, la separazione delle due parole "Love" e "Nest" (infatti Sitar s.r.l. pubblicizzava sul suo sito internet il cuscino con il segno "Love nest"), seppure in alcuni casi con la sostituzione di un cuore al posto della O, o l"utilizzo del segno "Love" non sono sufficienti a distinguere i prodotti commercializzati da Sitar s.r.l. rispetto a quelli commercializzati da Babymoov, con conseguente pericolo di confondibilità dei prodotti presso il pubblico.

Per quel che riguarda, invece, la violazione dell"art. 2598, n. 1, c.c., la società ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla notorietà del marchio in modo tale da consentire di associare a questo l"attività di impresa e, quindi, il pericolo di confusione dei prodotti, posto che Babymoov ha solo dichiarato di aver effettuato notevoli investimenti per il lancio pubblicitario senza, però, fornire la relativa prova. Allo stesso modo anche la prospettata concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti non è stata ritenuta provata osservando che, per potersi avere simile fattispecie, è necessario che la riproduzione delle forme ricada su elementi individualizzanti che consentano di associare il prodotto all"attività di impresa.

Né miglior sorte ha avuto la domanda fondata sul n. 3 dell"art. 2598 c.c., posto che l"invio delle diffide e il deposito di una domanda di brevetto da parte di Sitar s.r.l. riguardano la disciplina in materia di brevetto e non quella generale della correttezza professionale.

Venendo al secondo dei requisiti richiesti per l"emissione di un provvedimento cautelare, il Tribunale lo ritiene ontologicamente connaturato ricordando che l"art. 131, 1° comma, D.Lgs. n. 30/2005, non ritiene indispensabile una reazione immediata alla violazione, ma richiede l"attualità della violazione o il pericolo di ripetizione. Ad ogni buon conto, il Tribunale ritiene anche che il periculum possa ravvisarsi nella difficoltà di recuperare la quota di mercato eventualmente perduta e al pericolo di una sottostima del danno nell"instaurando giudizio di merito, rispetto ai quali il rimedio della retroversione degli utili ben poco può.

Per tali motivi, il Tribunale accoglie il ricorso e autorizza il sequestro presso Sitar s.r.l. e presso terzi dei cuscini, nonché il sequestro di tutti i registri contabili di Sitar s.r.l. per individuare il volume complessivo delle vendite di detti cuscini; inibisce, poi, a Sitar s.r.l. l"utilizzo dei segni per cui è sorta causa nonché l"apposizione di essi su qualsiasi confezione dei prodotti indicati e ordina il ritiro dal commercio dei prodotti e la pubblicazione dell"ordinanza su un quotidiano a tiratura nazionale e sul sito "Happybimbo" di Sitar s.r.l. determinando una penale di Euro 100,00 per ogni violazione dell"ordinanza e per ogni giorno di ritardo.

 

La decisione del giudice cautelare merita alcune brevi osservazioni.

Per quel che riguarda la sussistenza del requisito del periculum in mora, è opinione consolidata quella per cui l"irreparabilità del pregiudizio imminente è da individuare non tanto nell"incapacità dell"intimato di poter fronteggiare una condanna al risarcimento del danno, quanto piuttosto nell"impossibilità di poter reintegrare in pieno la lesione del diritto dell"intimante (quale, ad esempio, lo sviamento di clientela). L"uso nella pratica dei provvedimenti d"urgenza ex art. 700 c.p.c. diretti ad ottenere l"inibitoria dell"illecito comportamento risulta particolarmente proficuo, ove si considerino gli interessi in gioco e la necessità di provvedere con la massima tempestività. Del resto, l"altro elemento che si ritiene debba sussistere nel requisito del periculum, quello dell"imminenza, lo si deve configurare non solo quando il comportamento lesivo di parte resistente è ancora in corso ed è suscettibile di evoluzione, ma anche quando si è in presenza di un pericolo sempre emergente, tanto che non preclude la richiesta di un provvedimento d"urgenza sia il comportamento tollerante precedentemente tenuto dal ricorrente, sia l"essere cessato il comportamento anomalo prima dell"instaurazione del procedimento cautelare. Addirittura si è deciso che la cessazione dell"attività contraria a correttezza professionale non farebbe, comunque, venir meno l"interesse alla pronuncia di una inibitoria (Trib. Catania (ord.), 19 settembre 2000, in Giur. Dir. Ind., 2000, 4181), per cui la cessazione spontanea dell"attività illecita non esclude il pericolo di danni irreparabili, in virtù della possibile reiterabilità degli atti (Trib. Firenze (ord.), 23 marzo 1998, in Giur. Dir. Ind., 1998, 3802).

Condivisibile, poi, è la decisione del Tribunale in merito alla non provata ricorrenza della fattispecie di cui all"art. 2598, n. 1, c.c. Infatti, seppur l"azione contro la concorrenza sleale non interferisce con la tutela dei segni distintivi e con la tutela dei diritti nascenti da brevetto, essa differisce dalle azioni di tutela del marchio in quanto si tratta di azioni che si basano su presupposti diversi, avendo la prima natura reale e la seconda personale (Cass. civ., 18 agosto 1997, n. 7660, in Mass. Giur. It., 1997). La violazione della legge speciale consiste nel semplice fatto che si contravviene la privativa sull"esercizio di un segno ovvero sull"uso di un segno non conforme ad essa. La violazione della norma di cui all"art. 2598 c.c. richiede, invece, l"esercizio confusorio del segno ovvero l"esercizio di fatto contrastante con la correttezza professionale, indipendentemente quindi dalla sussistenza di un illecito brevettuale (Cass. civ., 10 settembre 2002, n. 13168, in Arch. Civ., 2003, 793). A ciò occorre aggiungere che la configurabilità della concorrenza sleale richiede un quid pluris rispetto alla mera contraffazione del marchio: mentre per il primo tipo di azione occorre la confondibilità in concreto dei prodotti, ai fini dell"azione di contraffazione è, invece, sufficiente la semplice confondibilità dei segni.

Inoltre, come evidenziato dallo stesso Tribunale, affinché ricorra un"ipotesi d"imitazione servile di prodotti, occorre che la riproduzione delle forme interessi elementi dotati di efficacia individualizzante, ossia elementi che consentano di associare il prodotto all"attività di impresa. E" noto, infatti, che per poter godere della protezione contro l"imitazione servile è necessario che la forma imitata sia caratterizzante ed individualizzante della provenienza del prodotto, in maniera tale che la sua riproduzione sia in grado di determinare la confusione dei prodotti a confronto inducendo la clientela a ritenere che gli stessi provengano dallo stesso produttore. In altre parole, è tutelata contro l"imitazione servile la forma distintiva che, dotata di carattere evocativo ed individualizzante, sia capace di indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia ricollegabile ad una determinata impresa (in questi termini, ex multis, Cass. civ., 19 gennaio 2006, n. 1062, in Giur. It., 2006, 1424), mentre non sono tutelati gli elementi estrinseci inscindibilmente dipendenti da primarie esigenze estetiche, strutturali o funzionali.