Il marchio forte è quel marchio dotato di tipico potere individualizzante. Ossia un marchio di fantasia dove le parole, le figure o gli altri segni che lo caratterizzano, non presentano un"aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto (cfr. Cass. 28.01.2010, n. 190, Mass., 2010, 91). E" debole, invece quel marchio in cui la "capacità distintiva dipende da trasformazioni morfologiche della denominazione generica del prodotto o delle indicazioni descrittive delle sue caratteristiche" (Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Concorrenza, commento art. 13 D.Lgs. 30/2005, Cedam 2013).

Il marchio complesso, è un marchio riconoscibile nel segno che risulta da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva tuttavia è affidata a uno di essi, costituente il c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità (T. Bologna, 11.07.2009, GADI, 2009, 1065). Il marchio d"insieme, per contro, è il marchio il cui segno è composto da più elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva. Tale marchio è validamente registrabile solo se, per effetto della combinazione dei suoi componenti, raggiunge quella soglia minima di distanza concettuale dal prodotto o servizio che è all"uopo necessaria (T. Torino, 17.08.2011, D.Ind., 2012, 37).

Nella recente sentenza che qui si pubblica (alla quale risulta applicabile ratione temporis il R.D. n. 929 del 1942, art. 17, comma 1, lett e), come sostituito dal D.Lgs. n. 198 del 1996), la Corte di Cassazione è tornata a ribadire la differenza tra marchio complesso e marchio d"insieme e ai diversi principi applicabili alle due fattispecie.

In particolare la Cassazione ha ritenuto che la Corte d"Appello, da un lato, aveva correttamente interpretato il marchio in esame (costituito da una denominazione e da una testa di cervo con la croce tra la corna), come un marchio complesso astrattamente di tipo forte, dato che l"elemento figurativo (la testa di cervo) risultava del tutto scollegato concettualmente con il prodotto. Dall"altro lato, tuttavia, il giudice di seconde cure aveva errato nel ritenere che al caso di specie, "andasse applicato il principio secondo cui l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest'ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato".

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La Corte ha per contro ribadito che nel caso di marchi complessi, deve applicarsi il "diverso principio secondo cui esso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di tali elementi costituenti il ad. cuore, protetto per la sua originalità per cui l'esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno degli elementi dotati di capacità caratterizzante" (in tal senso in termini la Corte richiama: Cass 7488/04; Cass 12860/05; Cass 10071/08; Cass 24620/10).

Difatti, come si è sopra accennato, il "marchio complesso si distingue da quello d'insieme in cui si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato. In altri termini, mentre nel caso di marchio complesso ogni singolo segno che lo compone dotato di capacità distintiva è tutelatale autonomamente come marchio , nel caso del marchio d'insieme i singoli segni che compongono il marchio non sono autonomamente tutelabili come privative ma lo è soltanto il loro insieme" (Cass. 16.04.2008, n. 10071, Foro it., 2008, I, 2513; Cass. 03.12.2010, n. 24620, Mass., 2010, 1061).

La Cassazione nel richiamare i propri principi in termini, ha ulteriormente chiarito che il "marchio complesso non necessariamente è di per sé un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione riveste un particolare carattere distintivo in ragione della originalità e della fantasia nell'accostamento dei segni. Nel caso invece in cui i singoli segni siano dotati di capacità distintiva ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio, ancorché complesso, non può che essere definito debole".

Ragion per cui, è erronea in diritto, la motivazione della "Corte d'appello basata sul principio che nel caso di specie la valutazione di ognuno dei due marchi dovesse essere fatta in modo complessivo e sintetico non risponde al diverso principio secondo cui invece nei marchi complessi è necessario individuare i singoli componenti del marchio siano essi figurativi o denominativi al fine di valutare se ciascuno di essi o anche più di essi abbiano una autonoma capacità distintiva e, in quanto tali, siano protetti e di riflesso lo sia anche il marchio complesso".

Osserva la Corte come nel caso di specie la sentenza impugnata avesse correttamente riconosciuto la "capacità distintiva della testa di cervo crocifera", affermando altresì che tale "segno figurativo poteva costituire un marchio forte"; ma avesse poi erroneamente "ritenuto che la diversa denominazione all'interno del marchio della resistente rispetto a quella del marchio della ricorrente fosse l'elemento decisivo e predominante che impediva il rischio di confusione tra i due segni distintivi".

Ad avviso della Cassazione, invece, si sarebbe dovuto rilevare, "che il marchio era costituito da due elementi distintivi (cuori) il cervo e la denominazione, e di conseguenza avrebbe dovuto valutare in relazione a ciascuno di questi due elementi la similarità tra i due segni e quindi l'esistenza di una loro confondibilità tenendo, tra l'altro conto, che aveva già implicitamente riconosciuto la natura di segno distintivo forte alla testa di cervo con le conseguenze che da tale carattere derivano ai fini di valutare l'eventuale contraffazione" (che sul punto richiama: Cass. 28.01.2010, n. 1906, Mass., 2010, 91).

La Cassazione altresì osserva come non possa condividersi "sotto il profilo logico l"affermazione a carattere assoluto della prevalenza della parte del marchio contenente la denominazione rispetto ad altre parti figurative dello stesso". aggiungendo inoltre che "la contraffazione del marchio registrato può sussistere anche se la riproduzione è inserita in un marchio complesso e che non vale ad escludere la contraffazione stessa la semplice aggiunta del nome del produttore ad un marchio tutelato" (richiama all"uopo in termini: Cass., 14.07.1987, n. 6128, GADI 1987, 39). Precisa altresì la corte che non esiste "una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi per cui devono comunque essere protetti".

Sentenza tratta con autorizzazione da Pluris UTET

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