Diritto commerciale - Diritto commerciale -  Sabrina Peron - 12/10/2020

Trib. Milano, 16 giugno 2020 (ord.), dr. Perrotti, Sulla nullità della registrazione del marchio Fringe

 

Trib. Milano, 16 giugno 2020 (ord.), dr. Perrotti, Sulla nullità della registrazione del marchio Fringe

 

 

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha emanato – nell’ambito di un procedimento promosso in via d’urgenza, un’interessante ordinanza in materia di validità della registrazione del marchio Festival Fringe.

In proposito è noto che i Fringe Festival sono manifestazioni di spettacolo dal vivo e di arti performative che trovano origine nel lontano 1947 ad Edimburgo in occasione dell’Edinburgh Festival Fringe (per maggiori approfondimenti si rinvia al seguente link https://www.edfringe.com/). Il Fringe nasce allorché alcune compagnie teatrali escluse dal Festival Internazionale ed istituzionale di Edimburgo decidono di avviare un piccolo festival indipendente per fare conoscere al pubblico presente nei teatri del Festival “ufficiale” il loro teatro alternativo. Padre dell’uso del termine ‘Fringe’ è Robert Kemp, drammaturgo e giornalista scozzese, il quale utilizza la parola in questione per dire che nei confronti di quel “gruppo di persone che sono portatrici di visioni marginali o estreme” (in lingua inglese fringe, appunto), vi sia un nascente e significativo interesse. 

Oggi, ad oltre 70 anni di distanza, il Fringe Festival di Edimburgo è divenuto una manifestazione imponente che ogni anno, per le tre settimane di agosto in cui si svolge, consente di rappresentare circa 3.500 spettacoli al giorno in circa trecento luoghi diversi, convenzionali e non, disseminati per la capitale scozzese, coinvolgendo pubblico proveniente da tutto il mondo. Il concetto di Fringe, negli anni, è stato adottato da organizzazioni teatrali site in tutto il mondo. Sono nati moltissimi Fringe Festival tra cui, per citarne solo alcuni, l’Adelaide Fringe Festival, il Brighton Fringe Festival, l’Edmonton International Fringe Festival, e - in Europa - il Festival di Avignone denominato “Avignon le OFF”.

Tanto premesso parte ricorrente, soggetto operante nella realizzazione e produzione di Fringe Festival, aveva registrato in Italia cinque di marchi variamente denominati: Roma fringe festival Fringe Italia, Milano fringe festival, Matera fringe festival e Fringe.

Ora nella prospettazione di parte ricorrente, l’associazione culturale artistica Milano Off – che nel 2019 aveva organizzato un festival denominato Milano Off fringe festival, si era resa responsabile di contraffazione dei marchi di sua titolarità nonché di atti concorrenza sleale confusoria.  Chiedeva pertanto l’inibitoria delle predette condotte illecite, con la fissazione di penale e la pubblicazione del provvedimento.

Le difese di parte resistente, si articolavano– in buona sostanza – su due piani:

  • anzitutto eccepiva che le parole fringe e festival erano termini di uso comune e indicavano, rispettivamente, un genere teatrale e una tipologia di rassegna culturale, con conseguente nullità di tutti i marchi azionati dalla parte ricorrente;
  • in secondo luogo, eccepiva la decadenza per non uso dei marchi del ricorrente, in particolare del segno Milano fringe festival, concesso in licenza nel 2018 ma utilizzato in una forma completamente diversa rispetto a quella oggetto di registrazione (era stato difatti utilizzato come NoLo Fringe Festival).

 

Il Tribunale di Milano, ha respinto integralmente il ricorso sulla base di plurime motivazioni.

 

In primo luogo, il Giudice ambrosiano ha ritenuto verosimilmente fondata l’eccezione di nullità dei marchi azionati per difetto di capacità distintiva (ex art. 13, comma 1 lettera b, CPI), dato che:

  • festival è una parola di “uso comune con cui viene indicata una manifestazione artistica di presentazione al pubblico di spettacoli musicali, teatrali o cinematografici, contenuta in un delimitato arco temporale e spesso abbinata alla assegnazione di premi per le migliori opere presentate”;
  • fringe individua un particolare genere di rappresentazione teatrale: esibizioni di compagnie teatrali indipendenti che vanno in scena in uno spazio aperto al pubblico. Il termine avrebbe dunque una connotazione meramente descrittiva del genere (essendovi peraltro prova documentale agli atti “dell’esistenza numerose manifestazioni teatrali fringe, organizzate in tutto il mondo, accomunate dalla peculiare tipologia di esibizione e dalla loro connotazione culturale indipendente, distante dai canali c.d. mainstream”).

 

Inoltre, anche a voler considerare, l’uso della parola festival in abbinamento a fringe,  il ragionamento non cambia anzi osserva il Tribunale, come – semmai – ciò rafforzi il “convincimento che quest’ultimo termine identifichi, come già rilevato sopra, un particolare genere di rappresentazione teatrale, dandone un’univoca indicazione descrittiva, assimilabile ad altri abbinamenti del tutto analoghi e riferibili al settore musicale o cinematografico quali, a titolo di esempio, festival di musica leggera o festival del cinema muto”.

In secondo luogo, il Giudice ha osservato come ben tre dei cinque marchi azionati, contenessero denominazioni geografiche. In particolare, trattandosi di marchi composti dai termini Fringe e Festival uniti ai nomi delle città di Roma, Matera e Milano, ben poteva cogliersi, sempre ai sensi dell’art. 13 CPI, una valenza puramente descrittiva degli stessi. Una valenza, cioè, volta a identificare il luogo di svolgimento del festival fringe, come tale ovviamente non suscettibile di appropriazione in via esclusiva.

In proposito, ha osservato il Tribunale come anche il marchio Roma Fringe Festival pur essendo l’unico tra i marchi azionati ad avere una (sia pur) minima connotazione grafica, idonea a superare l’eccezione di invalidità, avrebbe comunque una capacità distintiva molto tenue. Con la conseguenza che una differenziazione, anche minima, sarebbe sufficiente ad escludere ogni ipotesi di contraffazione. Considerato altresì che il nucleo distintivo del segno utilizzato dal resistente è costituito dalla propria denominazione Milano Off, con l’uso in chiave esclusivamente descrittiva dell’espressione fringe festival, in relazione alla quale il Tribunale ha ribadito le considerazioni svolte in tema di attitudine a identificare un particolare genere teatrale.

Da ultimo infine, il Tribunale di Milano, pur ritenendo superflua ogni valutazione in tema di decadenza per non uso dei marchi azionati dal ricorrente, ha comunque osservato come allo stato attuale degli atti vi fossero fondati dubbi sull’uso effettivo entro cinque anni dalla concessione - in particolare - del segno Milano fringe festival. Difatti agli atti vi era solo un contratto di licenza d’uso di tale marchio recante data successiva ai cinque anni dalla sua registrazione e peraltro in abbinamento a una manifestazione denominata NoLo fringe festival, nell’ambito della quale agli atti mancava una qualsiasi elemento probatorio di utilizzo del marchio Milano Fringe Festival.