Internet, nuove tecnologie - Commercio elettronico -  Redazione P&D - 06/08/2012

LICENZIATARIO E DOMINIO .EU AI SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA - CGUE 19.7.2012, causa C-376/11 – Mario ALESSI

PRINCIPIO

La Corte di Giustizia dell"Unione Europea, con la sentenza del 19 luglio 2012, nella causa C-376/11, ha stabilito che, ai sensi della normativa EU, in particolare del Regolamento n. 874 del 2004, il termine licenziatario di diritto preesistente non può riferirsi ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare di un marchio a registrare un nome di dominio identico o simile allo stesso, senza che le sia consentito un uso commerciale del medesimo. I domini di primo livello .eu sono riservati ai soggetti che hanno la propria sede legale, residenza, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio dell"Unione: pertanto, contrasterebbe con gli obiettivi stabiliti dal succitato regolamento permettere ad un soggetto di un paese terzo di ottenere un nome di dominio .eu avvalendosi di un soggetto che soddisfi il criterio di presenza sul territorio UE ma non disponga, anche solo parzialmente o temporaneamente, di diritti preesistenti.

 

FATTI

La società americana Walsh Optical, attiva nella vendita online di lenti a contatto e di altri articoli di occhialeria, gestisce dal 1998 il sito internet www.lensworld.com ed è titolare del marchio Benelux Lensworld, registrato il 26 ottobre 2005 in conformità all"accordo di Nizza. Nel novembre 2005, la stessa società sottoscrive un contratto di licenza con la Bureau Gevers, società belga che effettua consulenze in materia di proprietà intellettuale, affinché quest"ultima registri, a suo nome ma per conto della Walsh Optical, il dominio "lensworld.eu" presso l"UERid, organizzazione che gestisce i nomi a dominio .eu di primo livello.

In seguito, nel gennaio 2006, anche la Pie Optiek, società belga specializzata nel settore della vendita online di prodotti per l"ottica, la quale gestisce il sito internet www.lensworld.be ed è titolare del marchio Benelux figurativo, comprendente il segno denominativo "Lensworld", chiede la registrazione del nome di dominio "lensworld.eu": la richiesta è rifiutata stante l"anteriorità della domanda presentata dalla Bureau Gevers.

La Corte di Appello di Bruxelles, adita in appello avverso la sentenza del Tribunal de première instance de Bruxelles (nel quale venne respinto il ricorso della Pie Optiek), chiede alla Corte se l"articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento n. 874 del 2004, deve essere interpretato nel senso che i termini "licenziatari di diritti preesistenti" possono riferirsi anche ad una persona autorizzata dal titolare del marchio unicamente a registrare, a proprio nome ma per conto del concedente la licenza, un nome di dominio identico o simile al marchio, senza tuttavia essere autorizzata a fare usi diversi dello stesso.

 

MOTIVAZIONI

La Corte rileva come il dominio di primo livello .eu è stato creato allo scopo di accrescere la visibilità del mercato interno nell"ambito degli scambi commerciali virtuale basato su Internet, offrendo un nesso chiaramente identificabile con l"Unione Europea, con il quadro normativo associato e con il mercato europeo, nonché consentendo alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche dell"Unione di registrarsi in un dominio che renda evidente tale nesso.

In considerazione di ciò, si prevede che debbano essere registrati i nomi di dominio richiesti da qualsiasi soggetto che soddisfi i criteri di presenza sul territorio dell"Unione Europea e, precisamente, da un"impresa che abbia la propria sede legale, amministrazione centrale o sede di affari principale nel territorio dell"Unione, da qualsiasi organizzazione stabilita nel territorio della medesima nonché da qualsiasi persona fisica residente nel territorio dell"Unione Europea. Inoltre, risulta che nel periodo di registrazione per fasi, sono autorizzati a chiedere la registrazione dei nomi di dominio solo "i titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario", tra cui i marchi nazionali e comunitari registrati, nonché gli enti pubblici. Ne consegue che l"ampliamento della cerchia dei soggetti legittimati ai licenziatari di diritti preesistenti debba tener conto di quei criteri di presenza sul territorio dell"Unione richiamati nella normativa europea.

La Corte evidenzia, infatti, come contrasterebbe con gli obiettivi stabiliti dal Regolamento n. 874 del 2004, nonché dal Regolamento n. 733 del 2002, consentire di ottenere un nome di dominio .eu ad un titolare di un diritto preesistente che disponga della pienezza di tali diritti ma non soddisfi il criterio di presenza sul territorio dell"Unione, avvalendosi di un soggetto che, invece, soddisfi tale criterio di presenza ma che non disponga, anche parzialmente o temporaneamente, di detto diritto.

 

SENTENZA

L"articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, del Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il diritto preesistente interessato sia un diritto di marchio, i termini "licenziatari di diritti preesistenti" non si riferiscono ad una persona che è stata unicamente autorizzata dal titolare del marchio considerato a registrare, a proprio nome ma per conto di detto titolare, un nome di dominio identico o simile al predetto marchio, senza che tale persona sia tuttavia autorizzata a usare commercialmente il medesimo in conformità alle sue funzioni proprie.

 

Nella sentenza, inoltre, la Corte si sofferma nuovamente sulla differenza tra contratto di servizi e contratto di licenza nel diritto della proprietà intellettuale. In una sua precedente sentenza del 23 aprile 2009, causa C-533/07, la Corte, infatti, ha stabilito che la nozione "di servizi" implica che la parte che li fornisce effettua una determinata attività in cambio di un corrispettivo. Ebbene, il contratto con il quale un titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte il diritto di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo non implica siffatta attività: il titolare del diritto concesso, infatti, assume nei confronti del licenziatario unicamente l"obbligo di non contestare lo sfruttamento di tale diritto e si impegna, esclusivamente, a consentire che la controparte sfrutti liberamente tale diritto.

Dunque, il contratto con il quale la Bureau Gevers si impegna, dietro corrispettivo, a depositare una domanda e ottenere una registrazione per un nome di dominio .eu, si avvicina più ad un contratto di servizi che ad un contratto di licenza. Ciò, a maggior ragione, dal momento in cui al licenziatario non è riconosciuto nessun diritto di usare commercialmente il marchio corrispondente a tale nome di dominio, il quale resterà di proprietà esclusiva del concedente la licenza.