Diritto commerciale - Proprietà intellettuale, industriale -  Redazione P&D - 27/11/2020

La tutela della forma dei prodotti - Silvia Vitrò

Il design è ovunque. 
Qualsiasi oggetto che ci circonda incorpora ed esternalizza un design: scarpe, vestiti, penne, rossetti, anelli, sedie, giocattoli, autoveicoli, e così via, possiedono tutti dei connotati estetici – più o meno pregevoli o gradevoli – che valorizzano la loro apparenza prima ancora che la loro utilità funzionale.
Il design, infatti, è uno dei più importanti strumenti che permettono alle imprese di ottenere successo commerciale. Invero, un prodotto ben disegnato è particolarmente apprezzato dal mondo dei consumatori in quanto dotato di maggiore forza attrattiva sul mercato.


La forma e l’aspetto esteriore innovativi dei prodotti possono accedere a diverse forme di tutela, in base a normative a livello nazionale, europeo e internazionale: -Marchio di forma
-Disegni e Modelli (design registrato e design non registrato comunitario) -Concorrenza sleale (imitazione servile)
-Diritto d’Autore


INDICE


1) MARCHIO DI FORMA
1.1) REQUISITI
Capacità distintiva
1.2) IMPEDIMENTI SPECIALI ALLA REGISTRAZIONE Forma imposta dalla natura del prodotto
Forma necessaria per ottenere risultato tecnico Forma che dà un valore sostanziale ad un prodotto 2) DISEGNI E MODELLI
2.1) REQUISITI DI VALIDITA’
2.1.1) Novità
2.1.2) Divulgazione
2.1.3) Carattere individuale 2.1.4) Liceità
2.2) PRODOTTO COMPLESSO
2.2.1) Clausola di riparazione
2.3) AMBITO DI TUTELA
2.3.1) Funzione tecnica
2.3.2) Nullità della registrazione
2.3.3) Diritti conferiti dalla registrazione 2.3.4) Limitazioni dei diritti
3) OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE 3.1) Tutela
3.2) Carattere creativo e valore artistico
4) IMITAZIONE SERVILE
4.1) Oggetto dell’imitazione servile
4.2) Requisiti della forma
4.3) Confondibilità
5) CUMULO DI TUTELE DELLA FORMA

1) MARCHIO DI FORMA
-Art.. 7 e 9 CPI
.art. 7: Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i
segni (suscettibili di essere rappresentati graficamente), in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”;
.art. 9: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:
a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto”. Questi articoli sono stati così modificati dal d.lgs. 20/2/2019 n. 15, che, fra l’altro, ha
eliminato nell’art. 7 l’espressione “suscettibili di essere rappresentati graficamente”.
-Art. 4 RMUE (REGOLAMENTO (UE) 2017/1001)
.”Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di
persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:
a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea («registro») in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare”.

1.1) REQUISITI
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa la forma del prodotto o della confezione o imballaggio dello stesso (artt. 7 CPI e 4 RMUE).
Requisito (tipico dei marchi) della estraneità del segno rispetto al prodotto:
-nei marchi di forma il marchio è separabile dal prodotto solo in via concettuale;
-la forma non deve consistere in un elemento strutturale del bene o in altra caratteristica merceologica rilevante (Trib. Torino 14/5/2010); in tal modo sono forme estrinseche, idonee a caratterizzare il prodotto come proveniente da un certo imprenditore.
Requisito della capacità distintiva: deve prevalere la funzione distintiva su quella estetico-ornamentale (Trib. Milano 2/5/2013).
E’ difficile dimostrare il carattere distintivo di un marchio di forma, non è infatti abitudine del consumatore presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione.
Di conseguenza solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore può avere funzione di indicatore di origine (creare il link impresa/prodotto).
Non è sufficiente la novità e l’originalità, serve l’ulteriore capacità distintiva.


ESEMPI
-SI Capacità distintiva:
Tribunale Genova 24/4/2009: Tazzina da caffè utilizzata come contenitore per piante e fiori naturali, poiché il segno ripete dall’originalità di base dell’idea la capacità e funzione distintiva propria del marchio;
-No Capacità distintiva:
Trib. UE 17/12/2010 T-395/08: Coniglietto dorato per prodotti di cioccolato (una forma tipica per il cioccolato, specie a Pasqua; irrilevante la forma di un coniglio, dice il Tribunale UE: “un coniglio sarà sempre un coniglio”).
Tribunale di Milano, 9/6/2011, Siderurgica Ferro Bulloni vs. Siderimport
Si tratta di un particolare palo a T, caratterizzato da una forma apicale decisamente distintiva, oggetto di registrazione come marchio comunitario dell’attrice. Inoltre il prodotto si caratterizza in modo individualizzante per la presenza di un ulteriore elemento, cioè una coppia contrapposta di smanchi a guisa di parentesi rovesciate.
La convenuta Siderimport avanzava via riconvenzionale domanda di nullità del marchio comunitario azionato, privo di qualsiasi carattere distintivo e comunque avente ad oggetto una forma necessaria per raggiungere un risultato tecnico.
Il legislatore ha previsto una forma di presunzione iuris tantum di validità del marchio registrato, che può essere combattuta con qualsiasi mezzo di prova, anche presuntiva.
Era quindi a carico di Siderimport, sotto il primo profilo, la rigorosa prova di quali siano le norme e gli usi del settore, da cui la forma apicale del palo registrata dall' attrice non si discosta significativamente. A tal fine sarebbe stato sufficiente offrire al Collegio un panorama del settore, mediante produzione di depliant e financo di pagine web della concorrenza. Tale prova è del tutto mancata.
Analogamente, sotto il secondo profilo, Siderimport allega che si tratterebbe di forma funzionale, ma non offre alcun chiarimento in proposito...Ancora più generica ed inutile ai fini di ogni indagine, anche tecnica, risulta poi la semplice apodittica allegazione che la particolare forma apicale sarebbe strettamente funzionale ad un più efficiente utilizzo dei paletti.
Tribunale Milano, 7/11/2017, Richemont Italia/Fope
Richemont Italia s.p.a. -che si occupa della gestione dei negozi italiani della Maison parigina Cartier– agisce nei confronti di Fope s.r.l. – azienda italiana di oreficeria – al fine di ottenere l’accertamento negativo della non contraffazione da parte di alcuni suoi gioielli di due marchi di forma (italiano e comunitario) e di un modello multiplo internazionale della convenuta.
La privativa in esame articola in marchio di forma, che si modula in un elemento modulare ripetuto a forma di “chicco di riso”.
La forma non si focalizza su un solo chicco- forma sostanzialmente ellittica con estremità rastremata-, ma sulla sequenza modulare a chicchi di riso di uguale dimensione, legati ed accostati con spaziature tra di loro, creando così una maglia c.d. agganciata.
Tale “texure” non è un semplice elemento di pregio estetico della maglia, ossia uno dei tanti elementi di attrattività visiva di cui si compone il corrispondente monile - circostanza di per sé non preclusiva della registrazione come marchio di forma - ma assurge ad elemento estetico dominante – unico che “sostanzia” la sequenza modulare.
Va ricordato che il principio di estraneità del marchio al prodotto rende in generale insuscettibili di tutela come marchio i disegni ornamentali del prodotto quando abbiano carattere meramente estetico, ossia attribuiscano allo stesso solo un “valore sostanziale”, divenendo elemento influente sulla scelta d’acquisto (cfr. caso Burberry Check, Cass., n. 5243/1999).
La sequenza modulare dei “chicchi di riso” dona al monile un preminente valore estetico- ornamentale, idoneo ad incidere in maniera determinante sulla scelta d’acquisto, che nel tempo non è venuto meno a vantaggio della funzione individualizzante come indicatore dell’origine dalla Casa vicentina; il consumatore anche se riconosce l’origine dalla Casa Vicentina, non si determina insomma all’acquisto perché è la “Maglia Fope”, ma perché ritiene il monile particolarmente gradevole. Esso, dunque, non è tutelabile come marchio.
Tribunale Bari 17/1/2018, Fope/SA Distribuzioni:
Fope srl nel 2013 esponeva che la convenuta, SA Distribuzioni srl, operante nel medesimo mercato, utilizzava in alcuni suoi modelli la maglia a “chicco di riso” di cui al marchio di forma registrato e a disegni comunitari registrati e non registrati e commetteva anche concorrenza sleale cui all’art. 2598 n. 1, 2 e 3 cc.
Nel caso di specie il Collegio ritiene di escludere che la maglia a chicco di riso assolva ad una funzione distintiva della Fope prevalente rispetto a quella ornamentale. La forma infatti, come per altro evidente dai confronti fotografici di cui alla ctu, non si discosta in modo significativo dalla norma e dagli usi nel settore. La varietà di forme simili utilizzate nel settore dei gioielli induce ad escludere che la maglia a “chicchi di riso” sia idonea ad identificare nella percezione del consumatore medio la Fope.
Non è idoneo a corroborare la capacità distintiva della forma in esame neppure il report conclusivo della indagine condotta dalla Demoskopea. I risultati della indagine - che per altro portano a ritenere che l’associazione tra la maglia mostrata e la Fope è stata fatta da poco meno della metà degli intervistati - è inficiata dal fatto che la indagine è stata compiuta tra i titolari di gioiellerie, ovvero tra esperti del settore.
Deve invece escludersi la nullità dei modelli registrati: il confronto fotografico con i modelli precedenti corrobora l’assunto secondo cui i modelli Fope suscitano un’impressione generale differente.
Tribunale Venezia 18/6/2018, Bertagni/Rewe/Pastificio Rana:
Bertagni 1882 spa ha proposto ricorso cautelare per difendere l'originale packaging utilizzato per la pasta fresca ripiena, “lanciato” nel 2003, costituito dalla combinazione di tre elementi e cioè una vaschetta di carta, un involucro trasparente che consente di vedere il prodotto e una fascetta di carta con l'indicazione “Bertagni 1882” e le informazioni sui prodotti; sostiene che esso era diventato sinonimo dell'alta qualità del prodotto, veicolando un messaggio di artigianalità e diventando un “vero e proprio marchio di fabbrica”.
Ha affermato nei confronti della resistente Pastificio Rana s.p.a. la sussistenza di contraffazione del marchio tridimensionale registrato in Italia, del marchio UE e del modello UE. Ha altresì affermato la concorrenza sleale per imitazione servile, agganciamento e appropriazione di pregi.
Il Tribunale, in sede cautelare, ha rilevato l’assenza di capacità distintiva.
Deve tenersi conto, quanto alla capacità distintiva dei marchi di forma, che la forma di un prodotto viene normalmente percepita come una caratteristica del prodotto stesso piuttosto che come segno destinato a trasmettere messaggi ai consumatori : in difetto dunque di significativo discostamento dagli standard di settore ovvero in assenza di elementi grafici o denominativi idonei a veicolare il messaggio, i consumatori normalmente informati non hanno abitudine di presumere l'origine del prodotto sic et simpliciter dalla forma della confezione.
E del resto correttamente l'Euipo ha respinto la domanda di mero marchio di forma proprio per la assenza di capacità distintiva, mentre ha consentito la registrazione del marchio di forma con la apposizione nella fascia di cartone di segno “Bertagni” idoneo appunto a ricollegare la confezione de qua alla impresa “Bertagni”.
A ciò si aggiunga in ogni caso che le confezioni dei resistenti sono significativamente differenziate da quella della privativa italiana.
Circa la concorrenza sleale è assorbente il rilievo che essendo il packaging delle resistenti ben differenziato da quello della ricorrente (e ciò sia per i consumatori informati che non) e non essendo peraltro il packaging Bertagni “individualizzante” “ se non per la apposizione di elementi grafici e denominativi mai richiamati o evocati nel packaging delle resistenti, non è configurabile alcuna fattispecie di concorrenza sleale
Tribunale Milano 26/4/2018, Illva Saronno/Casoni Fabbricazione liquori:
La società attrice ILLVA SARONNO s.p.a. ha dedotto la propria attività di produttrice del liquore amaretto DISARONNO, caratterizzato dalla sua particolare bottiglia, realizzata in vetro trasparente di forma parallelepipeda a spigoli arrotondati, con le facce verticali che presentano un leggero incavo centrale e che è coronata da un tappo di forma parallelepipeda di colore marrone scuro sui cui lati e sulla cui sommità sono incisi uno stemma e scritte in caratteri dorati. Tale bottiglia è oggetto di marchi tridimensionali registrati italiani ed europei Anche l’etichetta apposta su detta bottiglia risulta protetta da marchi registrati.
Ha contestato la commercializzazione da parte della convenuta LIDL ITALIA s.r.l. di un liquore amaretto denominato ARMILAR, contenuto in una bottiglia sostanzialmente identica, che inoltre presenta sul tappo segni e scritte di fantasia in caratteri dorati, e l’etichetta del liquore ARMILAR riproduce elementi grafici presenti sull’etichetta attorea “stemma di fantasia dorato).
Le convenute hanno contestato la validità dei marchi tridimensionali attorei, rilevandone la carenza di carattere distintivo. E in ogni caso hanno contestato l’interferenza tra le forme, considerati gli elementi distintivi e dominanti dei marchi. Hanno anche sostenuto che i marchi tridimensionali sarebbero stati oggetto del fenomeno della volgarizzazione, avendo nel tempo perso l’eventuale originaria distintività.
Sembra peraltro al Tribunale che in ogni caso - anche ove si volesse manifestare una diversa valutazione circa la presenza all’origine di un carattere distintivo nelle forme rappresentate nelle registrazioni nazionali e comunitarie all’epoca del loro deposito - la rilevante produzione documentale versata in atti dalla società attrice appare del tutto idonea a confermare senza ombra di dubbio che nel corso del tempo si sia determinata quell’acquisizione di carattere distintivo. E va quindi esclusa la volgarizzazione (intervenuta perdita di capacità distintiva, art. 13, comma 4 c.p.i,).
Sussiste la contraffazione. Si individua il consumatore di amaretto non già come un sofisticato esperto - una figura cioè di attento selezionatore e consumatore che sembra più consona a coloro che prediligono rinomati e pregiati liquori - quanto piuttosto come appartenente ad una fascia di più modesta esperienza, che acquista prevalentemente per un consumo casalingo.
E il consumatore medio di non particolare esperienza non avrà contemporaneamente in visione nel momento della sua scelta entrambi i prodotti di cui si discute ma si troverà invece ad avere sotto gli occhi il prodotto contraffattorio ed il mero ricordo di quello contraffatto (v. Cass. 4405/06; Corte Giustizia UE, sent. 22.6.1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer).
Deve dunque procedersi ad un confronto fondato su di un esame complessivo e sintetico dell’aspetto dei due contenitori: i prodotti esaminati sono esattamente identici e ai marchi tridimensionali di parte attrice è stata attribuita una rafforzata capacità distintiva: dunque - secondo i criteri ordinari - in tale situazione l’esclusione di qualsiasi rischio di confondibilità o di associazione richiede un maggior grado di differenziazione tra i contrapposti segni.
E il fatto della presenza di un’etichetta recante un diverso marchio denominativo è irrilevante, considerata la presenza di alcuni elementi grafici comuni alle etichette di parte attrice, che contribuisce a dare luogo alla possibilità di confusione del consumatore.
Tribunale Roma 10/4/2018, Longchamp/Pioggia e Sole di Zeng Guanginei:
Il Collegio reputa che la particolare e nota forma del modello di borsa “Le Pliage”, per le sue caratteristiche peculiari, presenti i requisiti di creatività, novità, originalità, nonché la capacità individualizzante propri del marchio di forma, suscettibile di essere percepito dal pubblico, come indicazione di provenienza dalla ben conosciuta casa di produzione.
Quanto alle argomentazioni mosse dal reclamante circa la non confondibilità dei prodotti e, di conseguenza, alla inconfigurabilità di un’ipotesi di concorrenza sleale e imitazione servile, si ribadisce come le borse poste in vendita da PIOGGIA & SOLE S.A.S. siano da considerarsi una contraffazione del modello “Le Pliage". Invero, gli elementi richiamati dal reclamante - le stampe sulle borse, la parta dì chiusura delle borse, l’assenza della figura stilizzata del cavallo, della scritta “LONGCHAMP" e dei tira-lampo a forma di anelli con all’interno la figura di cavallo - non appaiano in alcun modo sufficienti a evitate il rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti e sulla loro riconducibilità al modello “Le Pliage”, secondo una valutazione non analitica, bensì d’impressione, in via globale e sintetica, in ossequio ai parametri adottati dalla oramai costante e pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito (ex multìs Cass. 1906/2010, Cass. n. 6193/2008, Cass. n. 4405/2006).


1.2) IMPEDIMENTI SPECIALI ALLA REGISTRAZIONE
Sono indicati dall’art. 9 CPI (e anche art. 7, co. 1 lett. e RMUE): -forma imposta dalla natura stessa del prodotto
-forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico -forma dà valore sostanziale al prodotto
Tali impedimenti mirano ad impedire che le imprese possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare senza limiti nel tempo i diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche o estetiche (possibili oggetto solo di privative limitate nel tempo: brevetti per invenzione, modelli, ecc.).
E non è applicabile il principio del secondary meaning agli impedimenti speciali, trattandosi di marchi nulli ab origine (infatti l’art. 13, co. 3, CPI circoscrive l’operatività del secondary meaning alla sola ipotesi di originaria carenza del requisito della capacità estintiva; così art. 7, co. 3 RMUE).
Forma imposta dalla natura del prodotto
Tradizionalmente si riteneva che l’art. 9 impedisse la registrazione di forme naturali o standardizzate, perché prive di capacità distintiva (Cass. 23/11/2001 n. 14863).
Poi si è specificato che la funzione della norma sia di evitare monopoli perpetui su forme essenziali per la produzione o commercializzazione di un determinato prodotto, allo scopo di assicurare che certe forme base di produzione restino nella disponibilità di ogni imprenditore (Cass. 18/3/2008 n. 7254, che ha vietato la registrabilità della lavorazione “a grano-paglia” del cuoio).


ESEMPI:
-Non registrabili:
Tribunale Torino 17/11/2009: non registrabile la forma delle materie prime, allorchè si tratta di forme usuali e standardizzate in un determinato settore, perché spesso tali forme sono alla base della produzione di un’ampia gamma di oggetti (caso del rettangolo di cuoio intrecciato per accessori e articoli di pelletteria);
Cass. 18/3/2008: non registrabile una texture di linee irregolari, disposte a spighe per accessori e articoli di pelletteria;
-Registrabili:
Trib. Milano 28/10/2010: forma di ponte a mezzaluna per orologi;
Tribunale Roma 28/11/2009: bottiglia di collutorio con spigoli arrotondati, i cui lati maggiori presentano un incavo centrale;
Tribunale Venezia 20/4/2009: forma di morsetto o staffa per accessori e gioielli
-Tribunale Milano, sez. Impresa, 6/10/2020: WBM/Capucci
Le eccezioni di parte resistente non paiono idonee a far venir meno la presunzione di validità del marchio di forma registrato da parte attrice in quanto esclusivamente volte a negare la distintività di ciascun elemento, singolarmente considerato, componente il marchio,
e non al contrario, la forma tridimensionale complessivamente considerata, la cui distintività si rinviene nell'insieme degli elementi che la compongono, ove il contenitore tubolare con terminazione semisferica - con proporzioni non scontate nel settore della profumeria al di là della non certa ispirazione alla forma di un estintore - è unito alla ghiera apicale del tappo spray caratterizzata dalle ripetute linee intagliate sopra cui è inserita la chiavetta orizzontale di bloccaggio, conferendo all'insieme una forma distintiva non necessitata;
ritenuto che il prodotto dei resistenti riproduca nel complesso tutti gli elementi del marchio registrato da parte attrice.
Forma necessaria per ottenere risultato tecnico
Sono i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
Forme funzionali: quelle preordinate al raggiungimento del risultato tecnico.
Tutte le forme del prodotto in qualche misura sono funzionali. Ma gli artt. 9 CPI e 7 RMUE vietano solo la registrazione dei segni costituiti esclusivamente da forme che si limitino a incorporare una soluzione tecnica.
Interpretando l’avverbio esclusivamente, la giurisprudenza ritiene che sia vietata solo la registrazione di ogni forma costituita, nelle sue linee essenziali, esclusivamente dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente per risolvere il risultato tecnico prefissato (Trib. Venezia 21/4/2009).
Sono registrabili quindi le forme in cui svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come un elemento ornamentale o di fantasia.
L’esistenza di forme diverse non esclude di per sé che la forma sia necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico e quindi non registrabile come marchio.
La giurisprudenza tende ad escludere la tutelabilità come marchi di forme che siano già state oggetto di brevetti per invenzione o per modello di utilità (Corte UE 14/9/2010 C-48/09).
         
ESEMPI
-Non registrabili:
-Corte UE 14/9/2010 C-48/09: ha escluso la registrabilità come marchio di forma dei mattoncini Lego, perché, pur esistendo forme alternative, la specifica configurazione dei mattoncini Lego era quella tecnicamente preferibile per questa categoria di prodotti;
-Tribunale Roma 6/5/2010: strisce di plastica inerte di forma rettangolare riportanti su una facciata una scala di lettura gradata; il Tribunale ha ritenuto che la scala graduata assolvesse alla funzione propria del prodotto, strumento per esecuzione di test; le marginali caratterizzazioni risultavano irrilevanti;
-Registrabili:
-Tribunale Milano 24/3/2011: forma di ponte a mezzaluna per orologi; il serraggio non era affidato alla lunetta, ma ad una leva a L, non oggetto di registrazione; -Tribunale Milano 29/2/2008: forma della penna Bic Crystal, non necessitata, dal momento che la pianta esagonale del fusto, la particolare conformazione del cappuccio e la forma della clip non svolgono alcun ruolo funzionale.
Tribunale di Torino 4/4/2014: caso tavolette di cioccolato Domori/Ritter
Ritter diffida Domori dal commercializzare le tavolette di cioccolato di forma quadrata Domori, facendo valere la registrazione a livello internazionale di un marchio tridimensionale (registrato anche per l’Italia) e costituito dalla forma quadrata della busta che contiene la tavoletta di cioccolata.
Domori deduce la nullità della registrazione italiana per carenza di capacità distintiva e per la riconducibilità ad esigenze tecnico–funzionali di alcune caratteristiche del segno.
A seguito di indagine demoscopica, si è accertato che i consumatori riconducono alla Ritter la forma della tavoletta quadrata di cioccolato.
Viene esclusa la contraffazione per la diversità delle forme.

Tribunale di Torino 23/5/2013: caso Tortina Bahlsen
La Bahlsen lamenta tra l’altro l’imitazione della forma (segno distintivo di fatto sia tridimensionale, sia bidimensionale) della tortina.
Appare sussistente anche la contraffazione, da parte della tortina della convenuta, del marchio di forma (marchio di fatto) costituito dalla forma della tortina della Bahlsen.
La forma della tortina Bahlsen (rappresentante un tamburello africano) appare essere arbitraria, di fantasia e non consueta.
L’originalità e non banalità di questa forma, accresciuta dalla notevole e prolungata diffusione della stessa sul mercato, comporta l’acquisizione da parte della medesima di carattere distintivo del prodotto, per cui il consumatore appare poter essere indotto da essa a ricollegare il prodotto all’impresa produttrice Bahlsen.
Né la forma della tortina Tam Tam appare essere imposta dalla natura del prodotto (considerata la serie inesauribile di forme utilizzabili per creare tortine), né è provato in causa che tale forma abbia una specifica funzione tecnica (diversa dal caso dell’ovetto Kinder).
Tribunale dell’Unione europea del 24 ottobre 2019. Causa T-601/17
Il «cubo di Rubik» è un gioco la cui finalità è quella di ricostruire un puzzle a colori tridimensionale e a forma di cubo assemblando sei facce di colori diversi, e che tale finalità è raggiunta facendo ruotare attorno a un asse, verticalmente e orizzontalmente, file di piccoli cubi di diversi colori, componenti di un cubo più grande, finché i nove quadrati di ciascuna faccia di tale cubo siano dello stesso colore. Le caratteristiche linee nere che si incrociano, orizzontalmente e verticalmente su ciascuna faccia del cubo sono necessaria per il conseguimento del risultato voluto, ossia la rotazione.
Esse pertanto sono necessarie a ottenere il risultato tecnico di tale prodotto, con la conseguenza che l’immagine raffigurante tale forma non avrebbe potuto essere registrata quale marchio dell’Unione europea.
Forma che dà un valore sostanziale ad un prodotto
Si tratta di evitare che il diritto esclusivo e permanente che caratterizza il diritto di marchio possa servire per perpetuare altri diritti soggetti a termini id decadenza, come per i disegni e per le opere dell’ingegno
Si ritiene che una forma possa attribuire valore sostanziale ad un prodotto quando può determinare in larga parte il comportamento del consumatore, inducendolo all’acquisto (Tribunale Torino 14/11/2008).
Si tratta di prodotti acquistati soprattutto per il valore della loro forma, che è uno dei fattori essenziali di acquisto.
Il fatto che la forma sia piacevole o attrattiva non impedisce di per sè la registrazione (Tribunale Udine 31/8/1998), per cui si può registrare la forma, pur gradevole nell’aspetto, in cui prevalga la funzione di indicazione/richiamo della fonte produttiva (Tribunale Milano 13/3/2008).
Ma può verificarsi la doppia tutela, come marchio di forma e come modello, se la forma abbia carattere distintivo sufficiente a indicarne la provenienza da una determinata impresa (Tribunale Torino 20/3/2008, vettura Smart).


ESEMPI
-Tribunale Torino 14/5/2010: la forma delle borse Birkin e Kelly di Hermes; il Tribunale ha ritenuto che in materia di borse non possa affermarsi che il valore attrattivo del prodotto sia dovuto esclusivamente alla sua forma. Generalmente quado il consumatore compra una borsa tiene presente una serie di elementi che si intersecanti tra loro (forma, colore, materiale, dimensioni, rifiniture e altri dettagli), ma è difficile ipotizzare che si determini all’acquisto sulla base di uno solo di essi e quindi solo perché la borsa ha una determinata forma o è realizzata con un determinato materiale.

 
Tribunale Milano 10/8/2014, Ferrero/Sanges
La FERRERO s.p.a. chiede che siano inibiti a Sanges & Associati s.p.a. la commercializzazione di alcuni prodotti: i wafer croccanti Graffiti, i wafer croccanti Nut Fingers e le praline Hedonist e Dandy.
La Ferrero s.p.a., titolare di due marchi italiani figurativi e di due marchi italiani tridimensionali, oltre che di un marchio comunitario figurativo, esponeva che tali marchi erano da lei utilizzati per identificare i prodotti Kinder Bueno, Ferrero Rocher e Rondnoir.
Eccepisce la convenuta: la forma delle praline era standardizzata; quella dei Wafer era determinata dalla necessità di contenere una quantità di ripieno e il numero delle gobbe era determinato necessariamente dalle caratteristiche dei macchinari industriali che li producono.
Ritiene il giudicante che, con riguardo alla forma delle praline, la forma registrata dà un valore sostanziale al prodotto e non è separabile dal bene al quale si riferisce.
In particolare, la Ferrero aveva ottenuto il brevetto per il prodotto di pasticceria –definito “Rocher”. Le caratteristiche comprendenti un ripieno racchiuso tra due semigusci di cialda di wafer, la forma sferica, la copertura di cioccolato con le scaglie e il ripieno con un nucleo solido, sono state oggetto di espressa rivendicazione. Dall’esame del detto brevetto si desume che la forma sferica del prodotto, con le scaglie, oggetto del marchio tridimensionale costituisce una forma funzionale che dà un valore sostanziale al prodotto. La registrazione da parte di Ferrero del marchio dopo la scadenza del brevetto ha l‟effetto di determinare un prolungamento illimitato dell‟esclusiva di un elemento costitutivo del prodotto cui ineriva e da esso inseparabile, in violazione del principio di estraneità del marchio al prodotto.
In caso di esistenza degli impedimenti assoluti di cui all‟art. 9 CPI (e art. 7 Reg 207/2009/CE), il prolungato uso dei marchi non è idoneo a convalidare il marchio che sia originariamente nullo, perché non può trovare applicazione l‟ istituto del secondary meaning.
Veniamo ora alla barretta Wafer. La resistente ha eccepito che i marchi sarebbero costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto e ha allegato il brevetto per modello di utilità, denominato “tavoletta di cioccolato wafer” depositata dalla ricorrente in data 16/6/1988.
Secondo il giudice, in questo caso, il brevetto per modello di utilità in oggetto si limita a rivendicare una tavoletta caratterizzata dal “fatto che comprende una cialda di wafer, sovrapposta alla base di cioccolato e presentante una pluralità di bugne sporgenti da parte opposta rispetto alla base”. E‟ ben vero che le “bugne” sono funzionali ad un riempimento cremoso nelle loro cavità, ma ciò non è l‟unica caratteristica dei detti segni distintivi. L‟ambito di tutela della privativa ha, invero, per oggetto un insieme di caratteristiche, ricomprendenti un numero preciso di “bugne” (quattro), con una specifica conformazione e la presenza di decorazioni ben visibili in superficie. La privativa ottenuta dalla ha quindi per oggetto anche forme “arbitrarie” e “capricciose”.
Quanto alla contestata capacità distintiva dei detti marchi (non solo di forma, ma anche raffigurativo), la presunzione di validità derivante dalla registrazione, da un lato, e l‟indiscusso loro uso prolungato, dall‟altro, comportano che l‟onere della prova della mancanza dei requisiti di validità, incomba sulla resistente, la quale si è limitata a deduzioni generiche.
La resistente ha dedotto, senza fornire alcuna prova, che il numero delle “gobbe” sarebbe reso necessario dalle caratteristiche dei macchinari industriali che li producono. La deduzione, oltre a essere irrilevante, perché non dà contezza della ripresa pedissequa delle altre caratteristiche formali dei segni in esame, è del tutto sfornita di prova.
Tribunale di Torino 8/7/2019: caso Tic-Tac
La s.p.a. Ferrero commercializza i confetti denominati Tic Tac in confezioni costituite da un contenitore di plastica trasparente, con apertura posta sulla parte superiore a cavallo della quale è posizionata l’etichetta recante il marchio Tic Tac-
Assumendo che tale caratteristica confezione costituisce oggetto di diverse registrazioni di marchi tridimensionali di cui è titolare, allega che la convenuta Mocca produce e commercializza, anche in Italia, confetti (con marchio Bliki) che non solo hanno la medesima forma e dimensione di quelli della s.p.a. Ferrero, ma che sono anche confezionati in contenitori sostanzialmente identici ai marchi Tic Tac..
La condotta di parte convenuta, inoltre, rappresenta fattispecie di concorrenza sleale.
La Moca eccepisce che nel 1972 il coperchietto dello scatolino è stato oggetto di
brevettazione.
Allega che la forma dello scatolino è di natura funzionale (forma utile) e inoltre dà valore sostanziale allo stesso (e costituisce la ragione principale dell’acquisto).
Parte convenuta nega, inoltre, qualsivoglia confondibilità delle forme, essendo sufficiente l’uso dei due diversi marchi d’impresa sulla forma della scatolina e afferma che la forma dei confetti e quella dello scatolino, risultano largamente standardizzate sul mercato.
La domanda di contraffazione proposta dalla Ferrero è accolta.
La sostanziale identità degli scatolini non è neppure contestata.
La circostanza che sulle etichette cartacee poste a cavallo degli scatolini commercializzati vi siano due marchi denominativi diversi (Bliki e Tic Tac) non rileva nel presente giudizio, il cui oggetto è la tutela di un (del tutto diverso) marchio di forma tridimensionale.
La tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull’esigenza di evitare monopoli se non secondo le regole, appunto, dei brevetti per invenzione o modello.
Però il modello di utilità italiano brevettato riguardava soltanto il coperchietto e, in particolare, il suo originale meccanismo di chiusura ermetica.
Ora, ad un semplice sguardo del marchio di forma come registrato, emerge chiaramente che tale meccanismo di chiusura del tappo dello scatolino neppure si vede
Per quanto attiene, piu’ in particolare, alle preclusioni alla registrazione del marchio derivanti dall’art.9 CPI: non è forma “imposta dalla natura stessa del prodotto, nè la forma del parallelepipedo “dà un valore sostanziale al prodotto” (da alcun elemento allegato in causa emerge che i consumatori acquistino i confetti Tic Tac della Ferrero a causa della forma del loro contenitore).


2) DISEGNI E MODELLI
La disciplina dei Disegni e Modelli si articola su tre livelli:
-disciplina nazionale: artt. 31-44 d.lgs. 30/2005 (CPI);
-disciplina comunitaria: Reg. CE 12/12/2001 n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari; Reg. CE 21/10/2002 n. 2245/2002 sulle modalità di esecuzione; -disciplina internazionale: Accordo Aja ratificato i Italia con l. 744/1980; Accordo Aja 1960; Accordo Ginevra 2/7/1999-23/12/2003.
Secondo gli artt. 31 CPI e 3 RDC:
- Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
- Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
- Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
In linea generale, il disegno ha carattere bidimensionale (linee e colori di un prodotto), mentre il modello ha carattere tridimensionale (come la forma del prodotto). Ma disegni e modelli possono anche essere costituiti da una combinazione di questi elementi.
Registrazione nazionale
-art. 38 CPI: i diritti si estendono su tutto il territorio nazionale;
-la normativa italiana non conosce invece la tutela del disegno o modello non registrato;
-la protezione dura cinque anni dalla data di presentazione della domanda (art. 37 CPI); il titolare può ottenere una proroga per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di 25 anni.
Disegno o modello comunitario
-Ha carattere unitario: produce effetti i tutto il territorio dell’Unione;
-la protezione dura cinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione; è prorogabile fino a 25 anni.
Modello comunitario non registrato
-Il disegno o modello non registrato, il cui oggetto coincide con quello del disegno o modello registrato, deve soddisfare gli stessi requisiti di validità;
-la durata della protezione però è più breve: tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nel territorio dell’UE.
Registrazione internazionale
-Accordi tra più Paesi;
-si applicano le disposizioni nazionali, salvo che per la durata, che dipende dalla legislazione dei singoli Stati.
-si deposita la domanda presso l’WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).


2.1) REQUISITI DI VALIDITA’ 2.1.1) Novità
Art. 32 CPI:
“1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.
I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”.
Ai sensi dell’art. 85 RDC, nei procedimenti relativi ad azioni di contraffazione di un modello comunitario registrato, vige una presunzione di validità della privativa.
Dettagli irrilevanti possono essere i dettagli nascosti o poco visibili, oppure quelli che riguardano caratteristiche che giocano un ruolo non determinante nella scelta del consumatore finale.
Esempi:
-Tribunale Milano 29/9/2011: gli occhiali da sole della linea “Postcards Sunglasses SS 2010” di Prada, pur ispirandosi alle linee degli anni ’50 e ’60, sono stati resi attuali e reinterpretati dalla ricorrente, così da soddisfare i requisito della novità; -Tribunale Milano 21/10/2010: poltrona a forma di cuscino, che si differenzia dalla poltrona a “sacco” degli anni ’60, essendo caratterizzata, appunto, dalla forma “a cuscino”;
- Tribunale Torino 17/12/2004: circa il gioiello Blue Moon di Damiani, pur non costituendo la forma del quarto di luna una novità nel settore dei gioielli, né del tutto nuova l’idea di inserire dei brillanti all’interno di una figura geometrica chiusa, l’idea innovativa consiste nella originale e specifica combinazione di questi elementi noti, cioè nell’inserimento di un reticolato irregolare di brillanti all’interno del quarto di luna; trattandosi di una forma non identica a quelle precedenti, sussiste il requisito della novità;
-Corte Appello Milano 21/6/2007: l’orologio Cerix della Smatch soddisfa il requisito della novità perché, in un settore affollatissimo, quale quello degli orologi da polso, ogni idea di realizzazione del prodotto gravita sempre attorno inevitabili costanti (un quadrante, un cinturino, ecc.), per cui anche piccole caratteristiche possono servire a differenziare il modello sotto il profilo della novità.


2.1.2) Divulgazione Art. 34 CPI:
“1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima”.
Nello stesso senso art. 7 RDC.
La divulgazione può avvenire anche attraverso fiere, pubblicazione di catalogo, o in un programma televisivo o su riviste specializzate o su internet (indipendentemente dalla reale offerta in vendita).
Perché si tratti di divulgazione distruttiva sono richieste:
-la ragionevole conoscenza: non teorica, ma concreta;
-divulgazione presso gli ambienti specializzati del settore interessato: solo addetti ai lavori e solo anteriorità dello stesso settore merceologico;
-divulgazione nel corso della normale attività commerciale: irrilevanti i modelli non più presenti sul mercato di cui si sia perso il ricordo (Tribunale Torino 27/12/2012) e le divulgazioni solo accademiche.
Dunque la mera accessibilità al pubblico non integra la divulgazione a questi fini. Si ha predivulgazione solo se il prodotto ha larga e completa diffusione nel mercato (per cui una singola modesta operazione commerciale, nel caso una fattura attestante la vendita di alcune mattonelle prima della domanda di registrazione, non integra predivulgazione, Tribunale Napoli 22/11/2007).
L’onere della prova della divulgazione (cioè dell’esistenza di anteriorità invalidanti) incombe su chi nega la validità di un modello- Tribunale Milano 31/11/2001- (rilevano documenti che abbiano rilevanza esterna e data certa, come cataloghi, siti web, sfilate, ecc., Tribunale Torino 25/6/2013).
Sempre secondo l’art. 34 CPI, il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico;
-quando sia stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza;
- quando sia stato divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione (o data di priorità)- c.d. periodo di grazia-;
.la ratio del periodo di grazia è quella di permettere all’autore di mettere in commercio i prodotti anche prima della registrazione e valutare la risposta del pubblico e quindi l’opportunità di procedere alla registrazione (Tribunale Venezia 19/12/2008);
.Ai sensi degli artt. 19 e 22 RDC, chi inizia prima della registrazione a utilizzare un modello, che non costituisce copia della privativa, continua a godere di un diritto di preuso anche successivamente alla registrazione, limitatamente agli scopi per i quali era utilizzato;
-quando sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.
Esempi
-Tribunale Bologna 17/2014: predivulgazione su sito internet;
-Tribunale Roma 24/7/2008: predivulgazione di un prototipo in una sede esposta aperta al pubblico diversi anni prima da parte di un concorrente;
-Tribunale Torino 31/5/2007: predivulgazione del modello simile da parte di un concorrente ad una fiera di settore e vendita di alcuni esemplari all’estero, pur se al di fuori dell’UE (in Giappone), dal momento che si trattava di un bene di lusso (normalmente venduto in pochi esemplari) e che il Giappone era un importante sbocco dell’industria italiana del gioiello, con conseguente conoscibilità di quelle vendite da parte degli operatori economici europei del settore;


2.1.3) Carattere individuale -Art. 33 CPI:
.”1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima”.
La comparazione dei disegni e modelli deve basarsi sull’aspetto complessivo delle forme e non sui singoli elementi (Tribunale Bologna 30/3/2009).
Parte della giurisprudenza ritiene che per essere tutelabile la forma debba avere una funzione attrattiva, cioè attrarre il consumatore e indurlo all’acquisto (logica del c.d. market approach), diventando, la forma, uno strumento di marketing (Tribunale Bologna 30/12/2010).
Tale orientamento si discosta dalla giurisprudenza che non ricomprende, nella nozione di carattere individuale, l’importanza che assume la forma come fattore motivante l’acquisto (Tribunale Torino 15/7/2008).
Utilizzatore informato
Per la giurisprudenza comunitaria è il soggetto che utilizza la tipologia di prodotti nei quali il modello è destinato ad essere incorporato; e informato significa che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari modelli esistenti nel settore di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze circa gli elementi che questi modelli generalmente presentano e presta un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (Tribunale UE 22/6/2010 n. 153/08). E’ una figura intermedia tra il consumatore medio (marchio) e la persona avente competenze tecniche approfondita (Corte UE 18/10/20912 C-101/11).
Per la giurisprudenza italiana è una persona dotata di una approfondita conoscenza del settore, tale da poter rilevare differenze non visibili ad una rapida occhiata da parte del consumatore medio. Non è il consumatore qualsiasi, né il tecnico del settore (Tribunale Venezia 20/10/2006: non si tratta di una conoscenza che necessiti di specifici studi o approfondimenti; per es. nel campo dell’abbigliamento, è sufficiente la conoscenza acquisita attraverso giornali o riviste, per poter distinguere tra le varie imprese di moda e linee di tendenza del settore).


Esempi
-Tribunale Milano 13/6/2014: settore delle calzature, l’utilizzatore informato è l’acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza media del settore in quanto attento alle novità del mercato;
-Tribunale Venezia 16/10/2009: caso di maniglie poste su ante di mobili da cucina, l’utilizzatore informato è il consumatore che legge abitualmente le riviste specializzate del settore, è interessato a frequentare le fiere per essere aggiornato sulle novità e grazie ad una propria specifica preparazione è in grado di riconoscere e distinguere il design di un modello e le variazioni;
-Tribunale Torino 22/5/2008: nel caso di prodotti da utilizzare in laboratori dentistici, è il dentista o l’addetto di laboratorio del settore.
Diversa impressione generale
Perché un disegno o modello sia dotato del requisito del carattere individuale, deve suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa da quella suscitata dai disegni modelli anteriori.
La giurisprudenza specifica che deve trattarsi cui un giudizio sintetico, prendendosi in considerazione l’interazione complessiva delle singole parti del prodotto con il tutto (Tribunale Torino 15/7/2008; Tribunale Bologna 30/3/2009).
Ai sensi dell’art. 6 RDC, per accertare la sussistenza del carattere individuale di un modello comunitario, si deve guardare all’insieme delle forme che costituiscono il modello e non ai particolari ripresi da un modello precedente (Tribunale Milano 8/9/2006: restyling di un celebre modello di orologio di Cartier).
Il modello deve differire in maniera sostanziale dall’anteriore stato della tecnica. Si tratta di differenza qualificata, cioè non limitata a dettagli irrilevanti e incidente sull'impressione suscitata dal modello (Tribunale Milano 31/1/2012).
Margine di libertà dell’autore Ai sensi dell’art. 33, co. 2, CPI:
“2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”.
Tale margine di libertà dipende evidentemente sia dall’affollamento del settore industriale di riferimento (c.d. crwoded art), sia dalle limitazioni di tipo funzionale, sia da prescrizioni di legge (che obbligano una standardizzazione di alcune caratteristiche, Tribunale Milano 13/1/2011).
In un settore poco affollato l’autore ha un ampio margine di libertà ed allora le variazioni della forma richieste ai fini della sussistenza del carattere individuale sono di un certo rilievo.
Se vece il settore è molto affollato, il margine di libertà è ristretto ed anche una modesta variazione di forma è sufficiente a integrare il carattere individuale (Tribunale Milano 1/12/2010; Tribunale Venezia 20/11/2009; Tribunale Torino 11/5/2007).
Tribunale Venezia 13/7/2005: caso riguardante collane e bracciali, settore della gioielleria affollato, sono state ritenute sufficienti varianti relative alla sola forma dei cordoncini dei monili.
Esempi
-Tribunale Milano 16/2/2016: la società Thun contesta alla Due Esse Distribuzioni la violazione dei suoi modelli registrati di figurine tridimensionali, raffiguranti animali e altri soggetti. Il Tribunale rileva che non ha importanza che le forme scelte da Thun riguardassero soggetti comunemente utilizzati nel mondo dei giocattoli (es.: animali, locomotiva, ecc.), rilevando lo stile inconfondibile (per forme arrotondate, colori anticati, soggetti sorridenti e sognanti) e individualizzante della Thun. Il Tribunale ha accordato anche la tutela autorale (cumulo di tutele consentito dall’art. 2, n. 10, L.A.);
 
-Tribunale Milano 21/1/2004: il modello di borsa di Stella McCartney, denominata sul mercato italiano Falabella, suscita una impressione diversa dal passato per la presenza di una catena, dalla forma sfaccettata, che segue tutto il bordo della borsa ed è fissata alla stessa da una cucitura a vista;
-Tribunale Milano 9/3/2017 n. 2790: il Tribunale riconosce che la condotta della società Imax, la quale ha commercializzato borse che costituiscono l’esatta riproduzione del modello Falabella, rappresenta contraffazione dei disegni e modelli registrati e concorrenza sleale;

-Tribunale Torino 15/7/2008: suscita una impressione generale diversa il puntale per la rilevazione delle impronte dentali, per le differenti caratteristiche cromatiche e quelle inerenti elementi come miscelatore e involucro;
-Tribunale Milano 28/10/2010: modello di orologio Cartier Santos 100 che, pur costituendo un restyling del mitico Santos, presenta notevoli elementi di differenziazione (maggiore spessore della cassa, aumentata dimensione degli indici romani, evidenziazione della forma a gladio delle lancette), per cui l’impressione di insieme è quella di orologio massiccio e squadrato, mentre il predecessore evocava leggerezza e delicatezza;
-Tribunale Torino 3/11/2011: valigetta con elementi caratterizzanti (colore, numero e disposizione delle tasche e degli elastici portautensili) che la differenziazione dalle altre valigette;
-Tribunale Catania 10/12/2004: tappo del profumo Cavalli, che suscita impressione diversa dai tappi a forma di serpente precedentemente divulgati (s sviluppa a spirale).

-Tribunale Torino 16/4/2011: caso Peri/Panda, l’autovettura Panda ha carattere individuale. Il confronto va effettuato sulla base della visione tridimensionale dell’autovettura (non delle sagome bidimensionali e dei profili laterali); e non è dimostrato che le agili proporzioni e conformazione di superfici e le particolari misure complessive della Panda fossero presenti nei modelli anteriori. Questa forma tridimensionale trasmette un’impressione generale di compattezza, armonia e agilità, secondo una linea che la rende riconoscibile ad un utilizzatore informato.
2.1.4) Liceità
Ai sensi dell’art. 33 bis CPI:
.”1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario
all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa”.
Nello stesso senso l’art. 9 RDC.
Secondo la dottrina, per ordine pubblico si intende l’insieme dei fondamenti della
 
vita politica ed economica e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Costituiscono ipotesi di contrarietà la denigrazione di gruppi etnici o politici, l’offesa al sentimento religioso, la riproduzione di simboli di organizzazioni vietate, ecc.
Per buon costume si intende l’insieme dei principi etici costituenti la morale sociale in un determinato tempo e luogo


PRODOTTO COMPLESSO


2.2) Ai sensi del CPI: -Art. 31 co. 3:
.”Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”;
-Art. 35:
.”Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioé durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di
novità e di individualità”.
Il titolare può vietare la riproduzione del componente anche se inserito in un prodotto complesso diverso da quello per il quale era stato progettato.


Esempi:
-Tribunale Firenze 14/2/2011: non visibili forcelle destinate ad essere applicate in apparati di sollevamento e traino di macchine agricole, essendo collocate all’interno di un meccanismo;
-Tribunale Venezia 10/1/2005: sottopiedi o solette per scarpe incorporati nella scarpa attraverso un rivestimento morbido in pelle, per cui il consumatore finale non è in grado di distinguere la soletta dal prodotto complesso;
-Tribunale Torino 22/5/2008: puntale miscelatore rosso usato per il rilevamento di impronte dentali, resta visibile durante il funzionamento (restanti visibili le caratteristiche individualizzanti: parte interna a spirale, colore rosso e forma dell’involucro esterno).
Tribunale Torino 13/1/2012: luci per autoveicoli, per le quali la visibilità del dispositivo di illuminazione (fanale) è in re ipsa.


2.2.1) Clausola di riparazione
Ai sensi dell’art. 241 CPI (conforme a 110 RDC), che detta una disciplina transitoria:
.“1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario”.
Il titolare di un disegno o modello su un componente di un prodotto complesso, quindi, non può vietare ai terzi di produrre e commercializzare tale componente a fini riparatori, per ripristinare l’aspetto iniziale del prodotto
L’onere di provare il fine lecito (riparazione) è a carico dell’utilizzatore ricambista (Tribunale bologna 20/12/2013; Tribunale Milano 26/4/2013).
La ratio è di evitare il monopolio dei produttori del prodotto complesso riguardo ai componenti destinati a riparare e ristabilire l’aspetto originario del prodotto.
Si tratta di componenti che riguardano forme necessitate e conformi a quelle determinate dal costruttore. I componenti sono legati da un vincolo di stretta complementarietà e, una volta assemblati, determinano la forma estetica finale del prodotto e non possono essere sostituiti con componenti differenti, pena lo stravolgimento del modello complessivo (Tribunale Milano 10/2/2011)
La clausola di riparazione trova applicazione solo quando il pezzo di ricambio è presentato sul mercato come tale, a fini riparatori, e non quando sia presentato come astrattamente montabile su di una generalità i prodotti complessi (Tribunale Torino 25/6/2009).
Esempi:
-Tribunale Torino 13/1/2012: Aspoeck Systems GmbH è titolare di diritti di privativa su vari modelli di fanali destinati ad essere montati sulla parte posteriore di rimorchi. Contesta ad Eurolites di commercializzare fanali simili. Il Tribunale rileva che quando i fanali della concorrente erano montati come primo assemblaggio, rientravano nel campo della clausola di riparazione, per ripristinare l’aspetto originario. Quando invece erano destinati ad essere applicati successivamente alla loro prima immissione in commercio, la clausola di riparazione non era applicabile perché la sostituzione non era diretta a ripristinare l’aspetto originario. Nel caso specifico Eurolites pubblicizzava e commercializzava i fanali come universal applications e senza indicare la destinazione ad uno specifico modello di veicolo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 241 e sussistenza della contraffazione. -Tribunale Milano 21/2/2013: la forma dei cerchi in lega non è specificamente necessitata rispetto all’aspetto dalla vettura pensato dal progettista, che mantiene la sua autonomia individualizzante indipendentemente dal cerchio prescelto. Ciò è provato dal fatto che ciascun cerchio può essere abbinato ai più diversi modelli di autovettura, configurandosi come prodotto tendenzialmente universale e quindi rivolto ad un mercato potenziale ben più ampio di quello della riparazione. Tenuto conto del rapporto di autonomia esistente tra l’estetica della vettura e l’estetica del cerchio, la mancanza di un vincolo necessario di complementarietà estetica tra cerchio e autovettura comporta che la vendita del componente non è finalizzata al rispristino dell’aspetto originario del prodotto complesso. Ne consegue la non operatività della clausola di riparazione.
 
Tribunale Roma 20/12/2018: Acacia/Daimler
La società attrice afferma di produrre e commercializzare ruote di ricambio costituenti replica di quelle montate di serie o proposte in opzione su autovetture Daimler.
Per quei cerchi di Acacia che corrispondono ai cerchi Daimler, oltre che nel modello, nelle misure e nella colorazione, la riproduzione dei modelli registrati della convenuta si potrebbe considerare illecita solo nel caso che la loro commercializzazione sia concretamente rivolta a finalità diverse da quelle di riparazione.
Poiché alcuni cerchi non trovano corrispondenza nel catalogo Mercedes, pur riproducendo modelli registrati della convenuta, essi sono inidonei a ripristinare l’aspetto originario di autovetture Mercedes e pertanto sono esclusi in radice dalla clausola di riparazione.


2.3) AMBITO DI TUTELA


2.3.1) Funzione tecnica Ai sensi dell’art. 36 CPI:
.” 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare”.
La forma che consente il risultato tecnico del prodotto è protetta quando lo stesso risultato si possa ottenere con altre forme alternative, per cui la scelta del designer, seppur condizionata da ragioni funzionali, rimane discrezionale (non trattandosi si forme tecniche necessarie e inderogabili).
Esempi:
-Tribunale Milano 13/7/2006: può essere registrata come modello l’inedita e individualizzante conformazione esteriore attribuita ad un contenitore di liquidi vaporizzati, in particolare al cappuccio, che consente l’impugnazione della bomboletta cilindrica e l’erogazione, in quanto non è essenziale e necessaria rispetto alla funzione dell’oggetto o di sue parti;
-Tribunale Torino 15/7/2008: è valido il puntale miscelatore per la rilevazione di impronte dentali, in quanto la forma protetta non è funzionale, potendo il risultato tecnico essere raggiunto anche utilizzando forme diverse.
L’art. 36 co. 2, CPI vieta la registrazione delle c.d. forme di interconnessione.
E’ consentita dunque la riproduzione delle parti del prodotto che per forma o dimensioni sono necessarie per la connessione meccanica, a sua volta indispensabile per consentire ai prodotti interconnessi di realizzare la propria specifica funzione. La stessa norma non si applica se la connessione è possibile attraverso l’uso di una forma differente.
Si vuole evitare che, attraverso il controllo delle interconnessioni, il monopolio su di un modello possa essere esteso ai prodotti compatibili, il che costringerebbe il consumatore ad acquistare solo i prodotti di quel determinato soggetto in quanto gli unici idonei a entrare a far parte della catena di interconnessioni.
L’art. 36, co. 2, ultima parte, CPI dispone circa i sistemi modulari: in deroga al divieto di registrazione delle forme di interconnessione, è consentita la registrazione come disegno o modello delle forme destinate a consentire l’unione o connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare (es.: sedie impilabili).
La deroga è giustificata dal fatto che per tali tipologie di prodotti la riproduzione dell’interconnessione permettere all’imitatore di proporre al mercato dei prodotti
finiti un proprio sistema completo e autonomo. Mentre il pezzo di ricambio è qualcosa di strutturalmente diverso dal prodotto finito, l’elemento del sistema modulare costituisce esso stesso il prodotto finito (basta riprodurlo). Chi produce il pezzo di ricambio normalmente non è in grado di accedere al mercato del prodotto finito, mentre chi produce gli elementi di un sistema modulare può produrre una sua autonoma serie, danneggiando così lo sforzo creativo dell’autore originario del modello.
-Tribunale Torino 15/3/2001 (Lego/Lima): la riproduzione esatta dell’interconnessione, anche se di pubblico dominio, costituisce imitazione confusoria vietata ex art. 2598 n. 1 c.c., in quanto tale riproduzione indurrebbe gli acquirenti a considerare i prodotti come provenienti dalla stessa fonte produttiva
(mattoncini Lego, imitati dalla Lima: “Si osserva che le forme rettangolari o quadrate dei mattoncini, rispetto ad eventuali forme cilindriche o ottagonali, permettono il massimo numero di combinazioni di assemblaggio e la massima staticità, consentendo una migliore aderenza.
Pertanto, dette forme hanno un carattere di utilità in relazione ai vantaggi tecnici che consentono di conseguire e sono liberamente imitabili.
La variazione delle dimensioni non determina alcuna perdita di utilità e permette, invece, di differenziare i due prodotti
Invece, l'adozione delle identiche dimensioni dei mattoncini Lego non ha carattere funzionale necessitato, non costituisce, cioè, un passaggio obbligato per ottenere un risultato di pari utilità.
-Diversamente:
.Cass. 17/3/2008: “La Cassazione ha deciso di togliere il monopolio nella produzione e
vendita dei mattoncini modulari danesi Lego per giochi componibili; possono essere venduti anche mattoncini fabbricati da altri produttori e compatibili per essere montati e incastrarsi perfettamente sulle creazioni Lego. Ciò ha totalmente ribaltato il verdetto con il quale la Corte di Appello di Milano - nel 2003 - aveva vietato a Mega Block di continuare la produzione giudicandola una scorrettezza commerciale”;
.Corte Giustizia UE 14/9/2010: “E’ stato confermato il divieto di registrare come marchio comunitario (per la categoria giochi e giocattoli), il segno tridimensionale di colore rosso costituito dal famoso mattoncino Lego. Anzitutto la Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis il regolamento comunitario n. 40/1994 (abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario entrato in vigore il 13.04.2009) e, segnatamente, l’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii) che esclude dalla registrazione la “forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”.
 
2.3.2)
Ai sensi dell’art. 43 CPI, la registrazione è nulla se il disegno o modello:
.non è registrabile per assenza dei vari requisiti di cui agli articoli precedenti;
.è contrario all’ordine pubblico o al buon costume.......
.sia tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.... L’onere della prova della nullità incombe su chi la eccepisca.
Nullità della registrazione
Esempi
-Tribunale Milano 27/1/2011: riguardo a testate di letti imbottite, che richiamavano arredi settecenteschi, si è detto che sarebbe stato onere del resistente offrire la prova dell’esistenza di altri mobili con identiche forme, essendo sufficiente anche un modesto gradiente di differenziazione per il requisito della novità;
-Caso simile: Tribunale Venezia 11/12/2018
-Tribunale Milano 8/6/2011: modelli di giacche e cappotti della collezione Dolce&Gabbana, realizzati con un particolare rever del collo, asseritamente inserito in un particolare modello di giacca di Hermès. Il Tribunale ha ritenuto che fosse stata offerta idonea prova dell’esistenza di anteriorità.
Disegni e modelli comunitari:
-per quelli registrati, opera la presunzione di validità; la validità può essere contestata solo mediante domanda riconvenzionale di nullità; è ammissibile l’eccezione di nullità se il convenuto faccia valere l’esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore (art. 25, par. 1, lett. d, RDC);
-per quelli non registrati, non vi è presunzione di validità; il modello è considerato valido solo se il titolare fornisce la prova che non sussistono anteriorità identiche o simili e indica gli elementi del disegno che conferiscono allo stesso l’individualità.


2.3.3) Diritti conferiti dalla registrazione
Si tratta del diritto esclusivo di utilizzare il modello e di vietare ai terzi di utilizzarlo senza il suo consenso (art. 41 CPI).
I diritti esclusivi si estendono a qualunque modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. Sono dunque gli stessi criteri utilizzati per la valutazione del carattere individuale.
La soglia di registrabilità è bassa, per cui se basta poco per ottenere la registrazione, ugualmente basta poco per escludere la contraffazione nei settori particolarmente affollati da prodotti dalle forme simili e standardizzate (Tribunale Venezia 22/5/22004).
In caso di disegno o modello comunitario non registrato:
l’art. 19, co. 2, RDC stabilisce che il titolare ha il diritto di vietare gli atti di utilizzazione solo se derivanti dalla copiatura di un modello protetto;
non si considera derivante da copiatura se risulta che si tratta di opera di creazione indipendente, cioè realizzata da un autore di cui si possa ragionevolmente ritenere che non conoscesse il modello divulgato del titolare (e dunque protetto).
Per integrare la copiatura si richiede dunque un elevato livello di similitudine dei prodotti, tale da far ritenere poco credibile un processo di creazione autonoma. Comunque “copiatura” non vuol dire fotocopia (Tribunale Torino 25/6/2012).
In caso di disegni o modelli registrati, il parametro dell’interferenza è quello di non suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, che è meno rigoroso della “copiatura”. Esempi
-Tribunale Bologna 17/7/2009: caso Vibram: Vibram produceva suole di gomma per calzature e contestava a Gomar di realizzare un modello di suola riproducente e caratteristiche essenziali del suo modello. Il Tribunale ha rilevato che l’esame della suola Gommar presentava elementi che riproducevano il disegno Vibram (duplici rilievi estesi lungo due file longitudinali, rilievi perimetrali a diapason co cavità V verso l’esterno, ecc.) La suola Gommar si differenziava solo per il fatto di non essere a forma quadrata, ma a forma di “M” stilizzata e di presentare elementi laterali a becco verso l’interno. Il Tribunale ha ritenuto che l’impressione generale suscitata non fosse diversa;
-Tribunale Milano 29/9/2011: in un caso riguardante occhiali da sole, il Tribunale ha rilevato la sussistenza di elementi di somiglianza non necessitati nei modelli distribuiti dalla resistente, ossia identità nella riproposizione dei medesimi modelli retrò con identica scelta delle linee, somiglianza delle composizioni tra maschera a farfalla, inserzione delle stanghette e cerniere, scelta dei colori. A nulla rilevano le minime differenze di peso e di dimensioni, non percepibili dia consumatori;
-Corte Appello Napoli 25/11/2011: in un caso riguardante pastori per presepe, è stata esclusa la contraffazione in quanto i prodotti contrapposti sono stati ritenuti suscitare una diversa impressione generale. L’esistenza di chiari elementi di differenziazione, al di là delle generali caratteristiche funzionali comuni legate alla tipologia di prodotto e alla necessità di riprodurre forme e atteggiamenti propri della classica tradizione presepiale, valeva ad escludere la violazione.
Conferma Cassazione 12/1/2018:
Non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha negato la qualificazione di opere della scultura alle statuine per presepe prodotte dalla ricorrente, evidenziandone da un lato la destinazione alla riproduzione seriale ed alla grande distribuzione, sufficiente di per sé ad escluderne la circolazione nell'ambito di un ristretto pubblico d'intenditori, e dall'altro (trattandosi di figure a carattere stereotipato delle figure rappresentate, la cui piena corrispondenza all'iconografia classica dei personaggi presepi) l'assenza di un'impronta personale dell'autore, tale da impedire di ravvisarvi un'opera creativa, anche in ragione della fattura dozzinale e della scadente qualità delle riproduzioni.
 
-Tribunale Torino 29/10/2019: U Group/Cofra
U Group riferisce di aver creato la linea Red Lion in relazione alla quale è stata depositata domanda di brevetto IT 302 che rivendica una calzatura antifortunistica con puntale di sicurezza e lamina antiperforazione rigida nell’intersuola con inserto elastico inserito nella parte posteriore dell’intersuola, al di sotto della lamina antiperforazione, che produce un effetto di restituzione di energia durante la camminata coadiuvato sinergicamente da un set di finestre poste sulla parte laterale dell’intersuola che rendono visibile il materiale elastico
La ricorrente ha recentemente appreso che la convenuta ha avviato la produzione e commercializzazione di una linea di calzature denominata “Greenfit” che riproduce le caratteristiche tecniche rivendicate da IT 302 e il set di “finestre” aperte, aventi forma squadrata.
In merito alla invocata tutela prevista per il disegno non registrato la fattispecie va ricondotta nell’ambito di applicazione della disciplina di cui al Regolamento CE 6/02 (RDM). L’oggetto della tutela invocata dalla parte ricorrente attiene essenzialmente alle caratteristiche estetiche dell’intersuola posteriore in cui sono presenti delle finestre di forma squadrata aperte. Sussiste il requisito della novità: le precedenti calzature antinfortunistiche anche appartenenti alla convenuta hanno caratteristiche differenti.
Ulteriore requisito è quello del carattere individuale del disegno: la particolarità delle caratteristiche delle finestre che hanno una forma squadrata e che mettono in evidenza il materiale posto all’interno appare tale da ingenerare una sensazione di dissomiglianza rispetto alle anteriorità presenti sul mercato, conriferibilità del prodotto alla parte ricorrente, tale da suscitare l’attenzione dell’utilizzatore informato che non è un esperto tecnico ma un utilizzatore del prodotto che si avvale professionalmente dello stesso o che, comunque, opera negli ambienti specializzati del settore, portato a prestare una maggiore attenzione.
Circa la denunciata contraffazione del brevetto, la parte ricorrente rinunciava attesa la riconosciuta predivulgazione eccepita da parte convenuta.
Secondo l’art. 19 RDM, al fine di fare valere il diritto all’uso esclusivo del disegno non registrato l’attore deve altresì provare l’avvenuta copiatura da parte del soggetto cui è contestato l’utilizzo. Al fine di dimostrare tale copiatura si ritiene che non debba ricorrere l’esatta identità tra i due disegni o modelli ma che debba sussistere un livello di somiglianza tale da essere incompatibile con un processo di produzione creativa indipendente e che vi sia comunque una ragionevole conoscibilità del disegno da parte del terzo.
E’ stata altresì ritenuta configurabile una ipotesi di concorrenza sleale rilevante ex art. 2598 n. 1 con riferimento all’imitazione della forma avente efficacia individualizzante. Rischio di confusione anche con riferimento al parametro del consumatore medio.


2.3.4) Limitazioni dei diritti Ai sensi dell’art. 42 CPU:
.”1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte...”
Esempi
-Tribunale Milano 31/1/2011: Mondadori Electa spa aveva preso contatti co Pandora Design srl per informarla dell’intenzione di inserire il cucchiaio Moscardino della medesima nel libro Atlante del design dal 1850 ad oggi, che avrebbe raccolto le icone del design a livello mondiale.
Pandora acconsentiva, ma poi notava che nell’Atlante era errata l’indicazione dell’autore e inoltre non vi era menzione del premio Compasso D’Oro assegnato al prodotto in questione.
Il Tribunale ha ritenuto che effettivamente la pubblicazione del prodotto del design senza l’indicazione del corretto nome della fonte rappresentava una violazione dei diritti di Pandora (e la Mondadori avrebbe avuto l’onere di accertare l’azienda costituente la fonte del prodotto e anche di indicare i premi assegnati, trattandosi di un Atlante del design).


ESEMPI
di Modelli
-Tribunale Torino 8/4/2011, Bialetti/Forever
.Questione (in relazione a violazione modello e concorrenza sleale): se la caffettiera Moka Express Bialetti, nella sua forma e nei suoi particolari, conservi la sua capacità distintiva nel senso di essere rappresentativa della provenienza da un’impresa ben determinata e, cioè, la Bialetti Industrie spa.
Nel caso di specie la forma troncoconica piramidale non è necessitata cioè, non è indispensabile per il conseguimento del risultato tecnico potendo la produzione di caffè essere ottenuta anche mediante caffettiere di altra forma (cilindrica ad esempio).
Tuttavia, la forma della moka, alla quale in passato, soprattutto negli anni ’50, non poteva negarsi una valenza distintiva dell’impresa Bialetti, ha, allo stato attuale, perso quella capacità distintiva.
Dopo la massiccia pubblicità da parte di Bialetti negli anni ’50, si è assistito ad una progressiva sempre maggiore diffusione della forma della moka nel mercato della produzione di caffettiere da parte di diversi produttori.
Inoltre, La presenza sul mercato di molte altre caffettiere di forma assai simile, se non identica, a quella della Moka Bialetti è stata consentita dalla stessa Bialetti che, tramite imprese collegate o controllate (come la SIC srl), ha autorizzato la messa in commercio di caffettiere identiche, quanto alla forma, alla propria ma a prezzo inferiore e recanti un marchio diverso (Morenita, Junior, Andorra, Andorra Express e Zanzibar) per raggiungere le fasce medio basse del mercato dei consumatori
Di tale avvenuto fenomeno di standardizzazione o di volgarizzazione della moka si ha una riprova nella definizione generica di moka, come parola comune, che , almeno a partire dal 1995, si rinviene nella Piccola Enciclopedia Treccani : “nome dato in commercio a un tipo molto diffuso di caffettiera per uso domestico, solitamente in duralluminio, dalla caratteristica forma a due tronchi di piramide per lo più ottagonale che si uniscono mediante avvitamento delle due basi minori”.
-Tribunale Torino 24/12/2016, Intav/Vama-fase cautelare
.Intav riferisce di aver realizzato il prodotto Freeway, una barra luminosa, potenzialmente idonea ad essere installata sulle autovetture che le società del gruppo FCA fornirà alla P.A., che detto prodotto, però, si scontra con i titoli di privativa della Federal Signal Vama S.A.m (modello di utilità e design comunitario).
Il CTU, ha espresso parere che il modello Vama sia nuovo e che l’impressione generale da esso
suscitata (in particolare per la forma caratterizzata da una cornice che delimita il panello centrale, visivamente rilevante rispetto a detto pannello ed evidenziata nell’aspetto dalla doppia tonalità cromatica dei lati maggiori rettilinei e degli elementi di estremità a C) differisca in modo significativo da quella suscitata nell’utilizzatore informato dai modelli anteriori
Il CTU ha poi rilevato che la versione A di Intav appare riprodurre le principali caratteristiche di forma del modello comunitario Vama, suscitando nell’utilizzatore informato una impressione generale che non differisce in modo significativo da quelle del modello Vama, mentre la versione B non riproduce le principali caratteristiche di forma del modello Vama, perché il suo lato maggiore non presenta uno sviluppo lineare, ma andamento a linee spezzate, dovuto alla presenza di due corpi prismatici aggettanti centralmente.
-Tribunale Roma 19/11/2019: Intav/Vama –fase merito
.Il CTU ha ritenuto che il Design Vama non sia necessitato da vincoli normativi e tecnici e sia
nuovo rispetto alle anteriorità. E ha anche riconosciuto che le differenze tra il Disegno VAMA e le anteriorità sono idonee a caratterizzarlo n modo univoco a conferirgli carattere individuale.
.Ma poi, tenendo conto dell’arte nota analizzata, dell’affollamento del settore “ristretto” e della conseguente riduzione del margine di libertà dell’autore, il CTU ha concluso, in modo coerente con quanto già osservato in tema di carattere individuale del Design VAMA, che i prodotti INTAV suscitano nell’utilizzatore informato un’impressione generale differente rispetto a VAMA.
-Tribunale Milano 14/11/2019: Fir Italia/Graff
Fir Italia fa valere modelli comunitari di rubinetti.
Per quanto riguarda il carattere individuale lo stesso è rilevabile nelle forme generali del modello, ove la forma geometrica mette in evidenza la linea sottile e piatta della leva di comando del meccanismo di erogazione dell'acqua, posta sulla sottostante canna di erogazione dell'acqua a sua volta disegnante, con forme tese ma arrotondate, un elemento costituito da due parti perpendicolari tra loro con angolazione di 90°.
Nel valutare se i prodotti di parte convenuta costituiscano contraffazione del modello attoreo, deve escludersi che possano configurarsi limitazioni funzionali tali da rendere necessarie le forme di cui in causa, in quanto l'unico aspetto funzionale dei rubinetti è connesso al meccanismo di erogazione dell'acqua, nella piena libertà di forme di tale meccanismo e della canna di erogazione. Deve ritenersi che i rubinetti di GRAFF denominati SENTO, costituiscano contraffazione del modello registrato di FIR ITALIA in quanto l'impressione generale delle forme, anche per l'utilizzatore informato, non appare differente dal modello registrato. In particolare, determinano tale identica impressione generale le forme sottili e piatte della leva di comando dell'erogazione dell'acqua e le line curve di tutta la struttura della canna di erogazione, sia nella parte verticale che orizzontale, non incidendo su tale impressione le minime differenze nel raggio di curvatura delle forme. Così come non influiscono la collocazione e forma dell'aeratore e la curvatura della connessione tra la parte verticale e quella orizzontale della canna di erogazione dell'acqua.


3) OPERE DEL DISEGNO INDUSTRIALE


3.1) Tutela
Ai sensi dell’art. 2, n. 10, LDA, sono proteggibili attraverso il diritto d’autore “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Il disegno industriale, dunque, che è costituito dalla combinazione degli elementi che compongono l’aspetto esteriore di un prodotto ed è destinato ad essere fabbricato e replicato in serie, può accedere alla tutela del diritto d’autore se presenta determinati requisiti.
Il citato art. 2 n. 10 LDA (introdotto dal d.lgs. 95/2001, che recepiva la Dir. CE 98/71) ha introdotto nuovi criteri in sostituzione del vecchio criterio della scindibilità, secondo il quale la tutela delle opere applicate all’industria era subordinata al fatto che il valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale.
Nel vigore della precedente normativa la giurisprudenza aveva sistematicamente escluso dalla tutela del diritto d’autore le opere tridimensionali del disegno industriale.


3.2) Carattere creativo e valore artistico
Carattere creativo si ha quando l’autore ha dato un apporto individuale nella creazione dell’opera, che costituisce una manifestazione della sua personalità (per es.: Cass. 28/11/2011 n. 25173);
Valore artistico: si ha quando vi è un diffuso riconoscimento dell’opera come appartenente a movimenti artistici, da parte di istituzioni culturali, circoli intellettuali e stampa specializzata.
Va evitata la valutazione soggettiva.
Si è ritenuto che il valore artistico coincidesse con un particolare pregio estetico dell’opera. Per esempio riguardo ad un gioiello, che ha un pregio estetico superiore a quello richiesto per brevettare un modello (Tribunale Torino 17/12/2004). In un altro caso è stato negato al design della Thun, per mancanza di elevato pregio artistico (Tribunale Venezia 13/2/2008).
In altri casi si è ancorato l’accertamento del valore artistico a parametri più obiettivi, come il mercato di destinazione del prodotto (Tribunale Bologna 3/8/2004: quando all’oggetto sia attribuito valore autonomo nel mercato degli oggetti d’arte, preponderante rispetto alla destinazione alla produzione industriale in serie; Tribunale Firenze 18/10/2011: riguardo alla poltrona Chaise Longue di Le Corbusier, l’ideazione del design aveva sin dall’inizio avuto una destinazione non necessariamente connessa alla riproduzione su scala industriale, con esposizione al salone di arte contemporanea).
La giurisprudenza più recente ha affermato che l’accertamento del valore artistico deve essere condotto con riferimento all’opera in sé, senza rilievo per il mercato di destinazione.
-Cass. Civ., sez. I, 13/11/2015 n. 23292:
.“Il valore artistico di un'opera del disegno industriale costituisce un elemento, pur non suscettibile di definizione onnicomprensiva, che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso ed aggiunto rispetto a quello della sua mera .funzionalità, con conseguente possibilità di usufruire della tutela del diritto d'autore, la cui sussistenza va accertata dal giudice di merito, di volta in volta, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie, alla stregua di parametri di riferimento il più possibile obiettivi, quali:
a) il riconoscimento che l'oggetto ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, così collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l'esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore
b)la circostanza che l’opera del design sia commercializzata nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale, oppure che in quest’ultimo mercato abbia acquistato un valore particolarmente eleveto;
c)la circostanza, da valutarsi con prudenza, che l’opera sua stata creata da un noto artista;
-Cass. Civ., sez. I, 29/10/2015 n. 22118: nello stesso senso.
-Tribunale Venezia 13/2/2015 n. 1267;
-Corte Appello Milano 18/4/2013 n. 1716: il riconoscimento del valore artistico non può
che derivare da una valutazione fatta dalla comunità degli appassionati, esperti dei singoli rami dell’arte, i quali molto spesso fanno da apripista al riconoscimento poi attribuito dalla collettività die cittadini. Tale giudizio però deve protrarsi in un arco temporale tale da escludere le suggestioni del momento;
-Tribunale Milano 16/6/2015: ha riconosciuto la protezione ex art. 2 n. 10 LDA al letto Nahalie, disegnato da Vico Magistretti e prodotto dalla Flou spa, condannando le società del gruppo Mondo Convenienza al risarcimento del danno per la vendita di copie non autorizzate. Il carattere industriale e la riproduzione seriale e su larga scala non escludono il valore artistico, che era confermato dai numerosi riconoscimenti che l’opera ha ottenuto, sia provenienti da ambienti professionali (esposizione alla Triennale di Milano), sia i termini di apprezzamento del pubblico;
-Tribunale Milano 13/9/2012: caso della celebre sedia Panton Chair, disegnata da Verner Panton, designer danese, e commercializzata dalla Vitra Patente AG.
Il Tribunale ha accertato la sussistenza del diritto d’autore, ritenendo che il, valore artistico (cioè una particolare capacità comunicativa tale da trascendere la mera funzionalità o gradevolezza del prodotto) sia confermato dagli espliciti e consolidati riconoscimenti che sulla Panton Chair erano nel tempo pervenuti da critica, musei e istituzioni culturali in genere.
Nel corso del giudizio questa impostazione è stata criticata perché, basando l’accertamento del valore artistico sulla valorizzazione dei riconoscimenti nel tempo ottenuti dalla singola opera, si sarebbe configurata una tutela per diritto d’autore postuma, in contrasto con il principio generale secondo cui il diritto d’autore nasce all’atto della creazione dell’opera. Il Tribunale ha precisato che i riconoscimenti pervenuti nel tempo da critica e istituzioni non si pongono come requisiti per la costituzione del diritto d’autore, ma piuttosto rilevano ai fini della prova dell’esistenza di una capacità comunicativa capace di trascendere il prodotto in sé.
Lo stesso Tribunale ha però ammesso che per le realizzazioni più recenti, che, in quanto tali, mancavano di riconoscimenti prolungati, si pongano problemi di onere probatorio della caratteristica del valore artistico.
-Tribunale Milano, 17/02/2014: Al fine di verificare l'esistenza del valore artistico dell'opera di design non è possibile prendere in considerazione le intenzioni dell'autore.
Il valore artistico dell'opera del disegno industriale deve essere verificato sulla base del rilievo oggettivo della percezione che di una determinata opera di design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e nell'acquisto dwel prodotto.
-Corte appello Venezia Sez. spec. Impresa, 02/05/2017: .Caso relativo o alla produzione di rosari.
La diffusione di massa del prodotto non necessariamente deriva dal pregio artistico del medesimo, ma può essere dipesa da innumerevoli ragioni che hanno indotto i consumatori all'acquisto: non per ultimo il basso prezzo del prodotto rispetto agli altri competitor, oppure la situazione monopolistica del mercato oppure la capillarizzazione dell'impresa in tutto il territorio.
- Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 12/07/2016:
I Moon Boots ben possono fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di “valore artistico” al fine dell'accesso alla tutela prevista dall'art. 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore, in considerazione del loro particolare impatto estetico, che alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un'intera epoca storica in relazione agli oggetti di uso quotidiano.
-Tribunale Roma 18/6/2020
I modelli di seduta LC2, prodotti e commercializzati da Cassina, sono senza dubbio opera del design industriale tutelato ai sensi dell'art. 2 n. 10 Legge Autore.
Sussiste il carattere creativo, costituendo le sedute LC2 l'espressione della creatività dell'artista che si esprime anche nella combinazione di elementi quali, in particolare, la struttura metallica di sostegno esterna ai cuscini delle sedute, ai braccioli e allo schienale, la struttura metallica esterna di contenimento e sostegno, la base metallica di appoggio.
Il valore artistico sussiste alla luce della notorietà dell'autore (Le Corbusier) e di una serie di indicatori esterni e obiettivi, documentati dalla ricorrente, con riferimento: all'esposizione in musei ed istituzioni culturali internazionali, alle pubblicazioni su riviste d'arte, ecc.
Dal confronto tra i prodotti pubblicizzati da National Rent con la denominazione "BRADY" e le sedute LC2 ad uno, due e tre posti, emerge in modo evidente la sostanziale identità dei prodotti con riferimento: alle forme complessive, alle linee squadrate, enfatizzate e caratterizzate da una struttura metallica di sostegno esterna ai cuscini delle sedute, ai braccioli ed allo schienale, ecc.
La condotta della resistente integra altresì gli estremi della imitazione servile, che ricorre nella imitazione di disegni e modelli altrui, che possiedono "una capacità distintiva.
Riguardo alle opere bidimensionali, come un disegno applicato ad un tessuto, secondo un orientamento, rientrerebbero nella fattispecie di cui all’art. 2 n. 4 LDA e quindi sarebbero tutelate in quanto opere dell’arte del disegno e opere figurative in generale, qualora siano nuove, originali e creative, a prescindere dal loro impiego nell’industria (Tribunale Milano 25/5/2010 n. 6884), per cui sarebbe superflua l’indagine circa l’ulteriore requisito del valore artistico.
Il “valore estetico” delle opere di design industriale alla luce della recente decisione Cofemel della Corte di Giustizia
Sentenza nella causa C-683/17, 12/9/2019
Cofemel-Sociedade de Vestuἀrio, SA / G-Star Raw CV
La protezione ai sensi del diritto di autore non può essere concessa ai modelli per la sola ragione che, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto estetico specifico.
Occorre esaminare se siano qualificabili come «opere» i modelli di capi di abbigliamento.
La tutela dei disegni e modelli è intesa a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa. Inoltre, detta tutela è intesa ad essere applicata per una durata limitata ma sufficiente per consentire di capitalizzare gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza. Da parte sua, la protezione connessa al diritto d’autore, la cui durata è molto significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere.
Anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d’autore, ai sensi del diritto dell’Unione, potessero essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto, detto cumulo potrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni.
A tal riguardo, occorre rilevare, da una parte, che, come risulta dal senso usuale del termine «estetico», l’effetto estetico che può essere prodotto da un modello è il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza percepita da chiunque sia chiamato a osservarlo. Conseguentemente, questo effetto di natura soggettiva non consente, di per sé, di caratterizzare l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività.
Il nostro ordinamento, però, non ritiene il valore artistico un requisito che abbia a che vedere con l’effetto visivo esteticamente (e soggettivamente) rilevante a cui allude la Corte europea. Infatti, in giurisprudenza è consolidato l’orientamento che identifica il valore artistico in senso oggettivo. La Cassazione ha confermato – anche di recente con la decisone n. 7477/2017 – l’impostazione assunta dalle Corti di merito che il “valore artistico” deve essere valutato alla luce di parametri oggettivi quali, ad esempio, (i) il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche; (ii) l’esposizione in mostre o musei; (iii) la pubblicazione su riviste specializzate o, anche, (iv) l’attribuzione di premi.
Le Corti di merito applicano gli indici sopra descritti.
Si vedano ad esempio anche i casi del divano Maralunga ideato dal noto architetto milanese Magistretti (Tribunale di Milano, 11942/2017) e della poltrona Pitagora della Frau (Tribunale di Milano, 11766/2017) dove i giudici hanno chiarito, solo nel primo caso riconoscendo la tutela, che la tutela autoriale nell’ambito del design industriale è limitata e circoscritta solo alla produzione c.d. di fascia alta, ossia a quelle opere che dimostrino un valore artistico accertato con criteri obiettivi. Non è sufficiente che il design sia apprezzato nel contesto ordinario in cui è abitualmente commercializzato o esposto, ma è necessario che esso generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato.
Per cui, se l’intento della Corte UE è di scongiurare valutazioni solo soggettive, questa interpretazione restrittiva dell’art. 2 n. 10 LA, secondo cui vanno ricercati parametri oggettivi di valutazione, forse permette di superare il contrasto con la normativa europea.
La sentenza Cofemel affronta anche un altro profilo, ribadendo che che gli oggetti la cui forma è dettata unicamente dal risultato tecnico non possano essere protetti ai sensi della disciplina del diritto d’autore. Ciò in quanto sarebbe escluso quel necessario gradiente di creatività richiesto dalla Direttiva.
A tal riguardo si consideri anche il caso della bicicletta Brompton: domanda di pronuncia pregiudiziale chiesta dal Tribunale delle Imprese di Liegi il 31/12/2018 (Brompton Bicycle/Chedech/Get2Get), Causa C-833/18: “Se il diritto dell’Unione, e più in particolare la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consigli del 22/5/2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire ad un risultato tecnico.
Bicicletta che ha la particolarità di assumere tre posizioni diverse, ossia posizione piegata, posizione aperta e posizione intermedia, che consente alla bicicletta di rimanere in equilibrio sul terreno, in precedenza protetta da brevetto oggi scaduto.
Con pronuncia dell’11/6/29020 la Corte UE ha risposto:
- un oggetto, che soddisfa il requisito dell’originalità, può beneficiare della protezione del diritto d’autore ‘anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative’, mentre tale requisito non può essere ritenuto soddisfatto nell’ipotesi di ‘componenti di un oggetto che siano caratterizzate unicamente dalla loro funzione tecnica’ ossia ‘nel caso in cui la forma del prodotto sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica’;
- l’esistenza di altre forme possibili che consentono di giungere allo stesso risultato tecnico, benché permetta di constatare l’esistenza di una possibilità di scelta, non è determinante al fine di valutare i fattori che hanno guidato la scelta effettuata dal creatore.
-quanto all’esistenza di un brevetto anteriore, oggi scaduto nel procedimento principale, nonché all’efficacia della forma per pervenire al medesimo risultato tecnico, se ne dovrebbe tener conto solo nei limiti in cui tali elementi consentano di rivelare le considerazioni effettuate nella scelta della forma del prodotto di cui trattasi’;
-per valutare se la bicicletta in questione è protetta dal diritto d’autore spetta al Tribunale delle Imprese di Liegi ‘tener conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell’ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla creazione del prodotto’.
La Corte di Giustizia con sentenza 23 aprile 2020, causa C 237/19, relativa all’oggetto prodotto dalla impresa Gomboc, affronta la questione della tutela di un marchio di forma sia sotto il profilo della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico sia sotto il profilo della forma che attribuisce un valore sostanziale.
Un gömböc è un solido convesso di densità uniforme che, se poggiato su una superficie piana, ha un solo punto di equilibrio stabile e un solo punto di equilibrio instabile.
L’impedimento alla registrazione è applicabile a un segno costituito dalla forma del prodotto interessato che non evidenzia tutte le caratteristiche essenziali richieste per ottenere il risultato tecnico ricercato, purché almeno una delle caratteristiche essenziali richieste per conseguire tale risultato tecnico sia visibile sulla rappresentazione grafica della forma di detto prodotto.
Inoltre opera il divieto del valore sostanziale, che è quello attribuito dal pubblico di riferimento cioè dei consumatori. Nel caso specifico poi il valore sostanziale sembra sia costituito non tanto dal fattore estetico, quanto dal fatto che l’oggetto concretizza precedenti scoperte matematiche. Questo aspetto (che il valore sostanziale non derivi da un fattore estetico) è però irrilevante: la Direttiva chiede solamente che la forma attribuisca un valore sostanziale, quindi per qualunque ragione. +


ESEMPI
-Tribunale Torino 17/3/2017, Zhejiang/Piaggio
Va riconosciuta la capacità distintiva del marchio di forma registrato Piaggio, ritenendosi di aderire alle valutazioni del CTU, che ha individuato quattro caratteristiche principali e individualizzanti della forma della Vespa Piaggio, ricorrenti in tutte le produzioni dal 1945 ad oggi e comunque sicuramente nel modello Vespa LX.
Né è fondata la tesi delle attrici secondo la quale tale forma, così delineata, avrebbe perduto capacità distintiva, volgarizzandosi, per essere stati immessi sul mercato da altri produttori scooter dotati delle stesse forme di base della Vespa, con conseguente perdita di carattere distintivo di queste ultime.
Le caratteristiche della forma della Vespa non svolgono una specifica funzione tecnica.
Né susiste un valore sostanziale. Si concorda con le valutazioni del CTU, essendo evidente che la motivazione dell’acquisto dello scooter avente la forma del marchio Piaggio registrato non dipende esclusivamente dalle specifiche caratteristiche estetiche del modello, ma, in misura di gran lunga maggiore, da condizioni tecniche ed economiche.
La forma della Vespa, caratterizzata dagli elementi sopra accertati, è senz’altro nata come oggetto di design industriale.
Tuttavia, nel corso dei decenni, ha acquisito talmente tanti riconoscimenti dall’ambiente artistico (e non meramente industriale), che ne ha celebrato grandemente le qualità creative e artistiche, da diventare un’icona simbolo del costume e del disegn artistico italiano.
Questi plurimi, eccezionali riconoscimenti confermano il carattere creativo ed il valore artistico. Né appare condivisibile l’osservazione, formulata dalle attrici, secondo la quale l’opera d’arte dovrebbe essere tale fin dall’inizio ed essere creata proprio con l’intento di fare un’opera d’arte. Un’opera di design industriale può nascere come mera forma tecnica esteriore di un mezzo industriale ed acquisire successivamente, attraverso il riconoscimento collettivo da parte del mercato e degli ambienti artistici, un valore artistico che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale.
La Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza nel 2019. -Tribunale di Torino 11/1/2019, caso Tecnomodel
TECNOMODEL SRL è impresa artigiana produttrice di modelli in miniatura di autovetture d’epoca, sportive e di prestigio.
In data 31 agosto 2017 FCA ITALY S.p.A. contestava a TECNOMODEL la vendita sui siti on line di modellini recanti i marchi Alfa Romeo e Lancia.
FCA ha lamentato la violazione dei marchi e la violazione di diritti di copyright. TECNOMODEL ha affermato:
-che l’art. 21 c.p.i., limita il diritto di marchio, prevedendo che il suo titolare non abbia il potere di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica a fini descrittivi.
-che TECNOMODEL, apponendo i marchi delle case automobilistiche sulla carrozzeria, non fa che descrivere il proprio prodotto, avvertendo il collezionista che della riproduzione in scala di una Lancia o di una Alfa Romeo si tratta, anziché, ad es., di una Mercedes.
FCA ha anche sostenuto che le due autovetture riprodotte nei modellini commercializzati sono suscettibili, per la loro bellezza, la loro storia e la loro importanza, della tutela cd. autoriale, ai sensi dell’art 2, n. 10, della Legge n. 633 del 1941, trattandosi di “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Si tratta delle autovetture Alfa Romeo Giulietta SZ e Lancia D24.
Ma si deve ritenere che le due autovetture in questione rivestano un considerevole valore “creativo” oltre che “storico”, ma non anche un “valore artistico” nel senso richiesto dall’art 2, n. 10 LA., perché la loro fama è sempre rimasta a livello del mercato automobilistico, non di quello dell’arte.
-Corte di Cassazione: con sentenza n. 8433 depositata il 30 aprile 2020 la Corte ha posto fine alla querelle iniziata nel 2013 fra la Kiko S.r.l., nota società attiva nella vendita dei cosmetici, e la Wycon S.r.l., operante nel medesimo settore.
La Suprema Corte ha confermato come il layout dei negozi Kiko, il quale era frutto di uno specifico progetto di architettura d’interni commissionato dalla società e consistente nella particolare scelta, coordinamento, combinazione e conformazione dei suoi elementi di arredamento, presenta sufficienti elementi di creatività per poter accedere alla tutela attribuita alle opere creative dalla legge sul diritto di autore (in particolare dall’art. 2 n. 5 che si riferisce ai disegni ed alle opere dell’architettura).
In particolare, la Corte ha ravvisato che il progetto di architettura implementato dalla Kiko nei suoi negozi era dotato di un sufficiente apporto creativo per godere della tutela autoriale e non era finalizzato alla risoluzione di questioni tecniche oppure dettato da scelte di carattere funzionale e banale.
Si è affermato come al giorno d’oggi la nozione di architettura si è ampliata ricomprendendo anche quella attività intellettuale rivolta alla creazione e modificazione degli spazi per renderli fruibili all’uomo e ciò anche nell’organizzazione degli interni. È stata, dunque, sancita la tutelabilità dei progetti di architettura di interni ai sensi della normativa sul diritto di autore, purché si tratti di un risultato di combinazione originale e si compongano di un progetto ben definito, destinato ad essere replicato con caratteristiche identiche nella concreta progettazione dei punti vendita.
-A proposito di layout di negozio:
Si è cercato di ottenere tutela anche tramite la richiesta di registrazione del layout di negozio quale marchio tridimensionale, in quanto anche il concept store – se dotato di originalità rispetto alla norma o agli usi di settore – è in grado essere percepito dai consumatori quale elemento di identificazione dell’origine dei prodotti ivi venduti.
Così è riuscita a fare Apple nella causa C-421/13 in cui è stata affermata la astratta registrabilità del layout dei suoi negozi come marchio tridimensionale, ma nel sancire tale principio la Corte di Giustizia ha aggiunto che ciò è subordinato al fatto che il segno sia dotato di sufficiente carattere distintivo e che tale carattere deve sempre essere valutato in concreto, in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi contrassegnati e, dall’altro, della percezione da parte del pubblico interessato.


4) IMITAZIONE SERVILE
Ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c,.c., “Compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1)...imita servilmente i prodotti di un concorrente, compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività dio un concorrente”.
L’imitazione servile si configura nel caso in cui un imprenditore adotti, per le forme esteriori dei propri prodotti, quelle caratteristiche estetiche dei prodotti del concorrente che hanno efficacia individualizzante (cioè che collegano quei prodotti all’impresa concorrente),
in modo da indurre potenzialmente in errore il consumatore e da sviarne la scelta (sia perché pensa di acquistare il prodotto originale invece dell’imitazione, sia perché, pur conscio dell’imitazione, sceglie il prodotto contraffatto proprio per le sue caratteristiche esteriori che lo fanno apparire come originale – Cass. 5/6/2003 n. 8984-).
4.1) Oggetto dell’imitazione servile
Oggetto dell’imitazione servile sono le forme esterne del prodotto, cioè le parti visibili.
Il divieto ricomprende le forme dell’aspetto esteriore del prodotto e anche il contenitore (packaging) del prodotto, laddove sia dotato di capacità individualizzante (Tribunale Napoli 13/9/2000; Tribunale Milano 23/7/2008).
Sono escluse dal divieto di imitazione servile le caratteristiche intrinseche del prodotto, non percepibili (non visibili) dal pubblico, non essendovi rischio di confondibilità (Cass. 19/12/2008: ha ritenuto non vietata la riproduzione di elementi costitutivi di un gioco da tavolo, quali fiches, carte e barattoli, sia perché aventi natura funzionale per il gioco, e dunque liberamente riproducibili, sia perché non immediatamente percepibili perché posti all’interno della confezione, e dunque privi di funzione distintiva).
Sono altresì esclusi dal divieto gli elementi esclusivamente accessori e strumentali alla presentazione del prodotto sul mercato (come un modulo espositivo di prodotti nei supermercati, - semmai potrebbe rilevare l’imitazione come uso di “altri mezzi” idonei a creare confusione, Tribunale Modena 22/7/1999; o come uso di segni distintivi confondibili, Tribunale Bologna 7/3/2008-).


4.2) Requisiti della forma
La forma imitata è protetta se è dotata di carattere individualizzante distintivo, per cui l’imitazione produca nel pubblico confusione sull’origine del prodotto (Tribunale Milano 12/12/2015).
Una forma è individualizzante quando è:
-differente da quella comunemente usata per quella tipologia di prodotto: cioè non è, al momento della causa, standardizzata o volgarizzata, elementare, generalizzata; è non comune la forma che rende il prodotto ricollegabile ad una certa impresa
(Cass. 19/1/23006 n. 1062;
Tribunale Milano 2/5/2012 ha dichiarato standardizzata la forma tronco-conica a superficie sfaccettata della caffettiera Moka della Bialetti;
Tribunale Venezia 15/2/2012: zoccoli in resina schiumosa, ritenuti non proteggibili come marchio di forma tridimensionale, perché tale forma esercitava un’attrattiva sul pubblico, dando così valore sostanziale al prodotto, ma proteggibili invece ai sensi del divieto di imitazione servile, perché rivestenti una forma individualizzante del prodotto, anche per i massicci investimenti che hanno condotto i consumatori ad associare all’impresa originaria questi zoccoli dalla particolare forma tozza e arrotondata e dai grandi fori);
-arbitraria (gratuita e capricciosa), cioè non necessitata dalla funzione che il prodotto deve realizzare sotto il profilo tecnico o estetico (Cass. 17/12/2008 n. 29522); la forma non deve essere essenziale alla funzione del prodotto; se essa è l’unico elemento che permette di realizzare una certa funzione tecnico-pratico o di dotarsi di un certo pregio estetico, non può essere protetta (Cass. 29/5/1999);
Il soggetto imitante ha l’onere di diversificazione della forma, attraverso l’introduzione delle c.d. varianti innocue, cioè innocue dal punto di vista tecnico/estetico, ma capaci di escludere la confondibilità (Cass. 9/2ì3/1998 n. 2578).


4.3) Confondibilità
E’ necessaria una effettiva confondibilità tra prodotti per integrare l’imitazione servile, cioè la presenza dei due prodotti sullo stesso mercato e che la somiglianza sdia idonea a creare confusione.
Il giudizio deve essere sintetico, ponendosi dal punto di vista del consumatore (per cui quanto minore è l’importanza merceologica del prodotto, tanto più la scelta sarà determinata da percezioni di tipo sensoriale e immediato (Tribunale Napoli5/4/2012; Cass. 19/12/2008 n. 29775).
      
La confondibilità va accertata con riguardo all’impressione generale che l’aspetto d’insieme del prodotto può provocare sul consumatore medio (Tribunale Torino 13/6/2001; Tribunale Milano 21/7/2004: la confondibilità non va accertata con riguardo ai singoli particolari, ma alla combinazione degli elementi caratterizzanti il packaging, che sia pedissequamente ripetuta nel prodotto imitato).
Il termine di riferimento è il consumatore mediamente informato (Tribunale Venezia 25/11/2011),
Quando i destinatari del prodotto non siano una clientela anonima e generica, ma operatori specializzati del settore, il grado di confondibilità delle forme dovrà essere maggiore, avendo essi maggiore conoscenza di quella tipologia di prodotti ed essendo più carpaci di evitare la confusione (Tribunale Torino 3/6/2008, su elementi plastici per nastri trasportatori).
Esempi
-Cass 12/2/2009 n. 3478: l’illiceità dell’imitazione non è esclusa dall’apposizione del marchio dell’imitatore, allorchè le modalità concrete di utilizzazione del segno non facciano venire meno la confondibilità;
-Tribunale Milano 23/6/2005: in caso di scope elettriche, considerata la natura del prodotto (di basso costo e venduto in supermercati ad acquirenti non professionali e non dotati di particolari competenze tecniche), il solo uso di un marchio diverso non è apparso idoneo ad evitare la confondibilità.
L’onere della prova della capacità distintiva della forma del prodotto, la sua arbitrarietà, l’assenza di standardizzazione, incombe su chi ne chiede la tutela (Corte Appello Torino 19/2/2013), che deve indicare quali elementi in specifico conferiscono capacità distintiva (Tribunale Milano 170/2014).
E’, invece, onere del convenuto provare la mancanza di novità del prodotto dell’attore o la sopravvenuta perdita della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto (Tribunale Milano 14/4/2011).
Esempi
-Tribunale Torino 28/6/2004: non può essere tutelata con il divieto di imitazione servile la forma a scopa di un apparecchio di pulizia a vapore, forma che è stata coperta da brevetto per modello di utilità ormai scaduto, a meno che la forma esteriore adottata sia caratterizzata da una particolare ornamentalità, cioè contenga ulteriori elementi capricciosi, che non siano strettamente necessari a dare adeguato contenitore al dispositivo;
-Cass. 31/7/2008 n. 20884: è illecita la pedissequa riproduzione di taluni rivestimenti in finta pelle, venendo imitati i connotati individualizzanti e non necessitati, quali l’effetto nuvolato, quello scamosciato, i colori adottati e la peculiare ruvidezza della superficie;
-Cass. 26/11/2008 n. 28215: non costituisce imitazione servile di una serie di piastrelle denominata Etrusca la riproduzione di un elemento decorativo ornamentale, tipico dell’arte etrusca, per un serie concorrente, denominata Etruria;
-Tribunale Firenze 24/7/1997, invece, ha ritenuto proteggibile una linea di ceramiche, denominata Carousel, le cui piastrelle erano decorate con cerchi concentrici sovrapposti di colore bianco, giallo, azzurro, ridosso e verde, con prevalenza del giallo con decorazione di foglie verdi;
-Corte Appello Milano 3/2/2014: ribaltando decisioni precedenti, ha riconosciuto che la bambola Bratz presenta tratti caratterizzanti che, in una visione d’insieme, sono idonei a conferirle un profilo di aggressività che si discosta in modo consistente dalle altre bambole presenti sul mercato; ha pertanto accertato che le bambole Pop Style costituiscono imitazione servile delle bambole Bratz;
-Corte Appello Milano 3/5/1996: non costituisce imitazione servile l’utilizzazione per dei pantaloni jeans di forme standardizzate e comuni;
-Tribunale Milano 12/1/2016: imitazione servile nel caso di confezioni per prodotti per la cura del corpo, designati ad un pubblico di professionisti, quando la confezione e il packaging imitante si differenzi da quello imitante solo per alcune differenze cromatiche, per la conformazione grafica e per la presenza del diverso marchio, dovendo la valutazione comparativa essere compiuta in modo sintetico e nel complesso e non in modo analitico dei singoli elementi;
-Cass. 29/2/2008 n. 5437: Riguardo ai mattoncini Lego, l’elemento della compatibilità del prodotto nuovo con quello già sul mercato non è qualificabile come imitazione servile, quando non è idoneo a determinare confusione sulla provenienza dei rispettivi prodotti.
Sui mattoncini Lego v. sopra, in tema di modelli.
-Tribunale Milano 22/4/2016: Ports 1961/Stradivarius: il “fiocco/nodo sulla tomaia” delle calzature Ports è dotato di capacità individualizzante del prodotto, in quanto costituisce una caratteristica esteriore, originale, non condizionata dalla funzione, e perciò destinata ad avere una portata distintiva, in quanto è tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata azienda.
Look alike
Il termine look alike è usato dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche italiane per definire un prodotto che imita consapevolmente un bene di un marchio affermato, con modalità che comportano un significativo rischio di confusione, derivante in particolare dalle caratteristiche delle confezioni e dalle tecniche di offerta della merce nelle grandi catene di distribuzione.
Il fenomeno noto come look-alike, ossia l'imitazione del c.d. trade-dress del prodotto, cioè della sua confezione, del suo design, del logo nelle modalità di marketing è in ogni caso sussumibile nella fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Nella valutazione in concreto conta anche accertare se il secondo prodotto appare nascere da un intento imitativo o meno.
Esempio:
-Tribunale Torino 3/5/2019: La Lindt accusa la Maja Marketing di aver messo in commercio
con modalità illecite “uova di Pasqua realizzate con copertura di granella di nocciola contraddistinte dal nome “Nocciolato”,”;. Il confronto tra il packaging dei due prodotti va condotto con una considerazione sintetica e complessiva, atteso che il consumatore medio di questo tipo di prodotti acquista sulla base di un esame rapido e sintetico dell’aspetto d’insieme del prodotto. Le uova di Pasqua della Maja Marketing Srl riprendono la complessiva composizione della confezione - con particolare riferimento alla forma della scatola, alla posizione del cordino, ai colori, alle immagini presenti sulle pareti laterali della scatola, ai marchi e alle scritte -, secondo una modalità idonea a creare un rischio di confusione tra i prodotti. La valutazione complessiva dei prodotti rende irrilevanti le differenze relative ad alcuni dettagli.


ESEMPI
-Tribunale Milano 13/2/2019: Kask/Irudek
Kask produce caschi di sicurezza PLASMA e SUPERPLASMA "
La resistente IRUDEK ITALIA srl avrebbe importato e distribuito in Italia "il casco di sicurezza
denominato EKAIN, praticamente identico ai caschi PLASMA e SUPERPLASMA della KASK": ha le medesime prese d'aria, ed i medesimi inserti in plastica (che hanno un colore in contrasto con il colore della calotta, al fine di metterli in risalto), collocati nella stessa identica posizione dei caschi originali della KASK.
Le forme dei caschi PLASMA e SUPERPLASMA di KASK:
.non appaiono necessitate da esigenze tecniche,
.appaiono idonee ad assumere la qualità di elementi distintivi della provenienza; .contrariamente a quanto dedotto da parte resistente IRUDEK non è dato cogliere significative
differenze tra i caschi PLASMA e SUPERPLASMA di KASK ed il casco EKAIN di IRUDEK, non è idonea ad introdurre un adeguato elemento di differenziazione è la mera presenza del logo dell'azienda produttrice;
.i caschi EKAIN di IRUDEK vengono offerti in vendita con packaging pressoché identico Ritenuto pertanto che si configuri nel caso, per le ragioni sopra esposte, una fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell'art.2598 n.1 c.c.
-Tribunale Milano 8/7/2019
La ricorrente M.D.M ITALIA s.r.l. si occupa della vendita al dettaglio e all’ingrosso della linea di costumi da bagno contraddistinti dal marchio “LA REVÉCHE”.
Ha contestato che la resistente Alice nel dicembre 2018 aveva iniziato a pubblicizzare modelli di costume da bagno del tutto eguali a quelli oggetto delle sue registrazioni
Invero dal complesso degli atti e dalle stesse argomentazioni delle parti può ritenersi che l’aspetto dei modelli di costume da bagno realizzati e commercializzati dalla ricorrente e caratterizzati dalla particolare applicazione di inserti floreali in posizioni non consuete abbiano potuto acquisire un carattere distintivo atto a collegare nella percezione del consumatore l’aspetto di essi alla fonte produttiva della società ricorrente.


5) CUMULO DI TUTELE DELLA FORMA
In conclusione, la tutela della forma avviene tramite:
-marchio di forma: carattere distintivo, con riferimento alla percezione del consumatore medio;
-Design: carattere individualizzante con riferimento all’impressione generale l’utilizzatore informato:
-Diritto d’Autore: carattere creativo e valore artistico con riferimento alla collettività e agli ambienti culturali.
Per effetto della possibilità di cumulare le tutele, alla scadenza della protezione per disegno e modello (massimo 25 anni se registrato, 3 anni se comunitario non registrato), il design che incontri i requisiti della LDA può continuare a godere della tutela del diritto d’autore (che dura 70 anni).
Ma la tutela per diritto d’autore concerne la particolare forma espressiva dell’opera e quindi offre un ambito di protezione più limitato, in quanto copre le sole copie esatte del disegno industriale, mentre il disegno o modello comprende tutti i disegni che, pur non essendo copie esatte, trasmettono all’utilizzatore informato la medesima impressione generale.
Peraltro, il diritto d’autore sorge con la mera creazione dell’opera, senza alcun costo di registrazione.
Riguardo al marchio di forma: ha durata illimitata, ma bisogna dimostrare la specifica capacità distintiva della forma, cioè il suo collegamento all’impresa produttrice.
Per l’imitazione servile, ugualmente, bisogna dimostrare il collegamento con l’impresa produttrice e la confondibilità tra le forme.
A lungo la giurisprudenza, allo scopo di evitare la perpetuazione della tutela attraverso il divieto di imitazione servile, ha ritenuto di subordinare l’accoglimento di una domanda di concorrenza sleale per imitazione servile all’accertamento della non brevettabilità della forma imitata.
Ma poi questo orientamento è stato superato a seguito dell’evoluzione legislativa: il reg. CE 40/94 e la Dir. CEE 89/1044 hanno accolto il principio della registrabilità del marchio di forma e la Dir. CE 98/71 e il Reg. CE 6/2002, in materia di disegni e modelli, hanno accolto il principio della cumulabilità della tutela come modello e di quella a titolo di diritto d’autore.
In ogni caso, l’imitazione servile e la violazione delle privative industriali sono ipotesi indipendenti e che rispondono a requisiti distinti.
Pertanto, venuta meno la tutela brevettuale, può ancora essere applicata la tutela concorrenziale laddove venga creata confusione sul mercato.


ESEMPI
-Tribunale Firenze 24/5/2018, Ferragamo/Virginia:
Ferragamo deduce che VIRGINIA, M.F. e DAN si erano rese responsabili di contraffazione del
disegno/modello relativo alla borsa Sofìa, registrata da parte di FERRAGAMO, nonché del marchio tridimensionale registrato Gancini. Lamentava anche la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., per pregiudizio alla rinomanza del marchio FERRAGAMO e al suo carattere distintivo.
Le convenute propongono domande riconvenzionali di nullità.
La validità del marchio Gancini è stata riconosciuta da pacifica giurisprudenza: gode di notorietà nonché di indubbia capacità distintiva, che lo rende immediatamente riconoscibile da parte del consumatore medio. Addirittura si può parlare di marchio di “rinomanza” con riferimento alla “omega rovesciata” di Ferragamo.
Non vi è carattere funzionale: la fibbia di chiusura delle borse funzionerebbe allo stesso modo anche se avesse una forma diversa da un’omega rovesciata.
Quanto alla borsa Sofia, essa presenta carattere individuale: tenuto conto dell’affollamento certamente sussistente nel settore degli accessori e delle borse in particolare, non è dubbio che la caratteristica degli angoli ripiegati e trattenuti da un anello alla base risulta elemento tale da suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella evocata da qualsiasi altro modello o disegno che sia stato divulgato prima.
Dal mero raffronto materiale tra le due borse, la differenza di alcuni dettagli esistente tra le borse in questione non è idonea a modificare l’impressione generale che queste suscitano nel consumatore informato (considerati gli angoli ripiegati). Ancora più evidente è la contraffazione del marchio Gancini.
-Tribunale di Torino 28/7/2008, caso Smart
La Daimler ha registrato il design della Smart, che è unico, completamente diverso e facilmente distinguibile da qualsiasi altro modello di citycar mai esistito, anche come marchio comunitario Lamenta che l’impresa cinese Shuanghuan produca una citycar identica alla Smart, denominata Noble o, anche, Bubble.
Seguono le foto della Smart e della versione cinese  
Il marchio 3D Smart ha carattere distintivo, è cioè idoneo a distinguere i prodotti dell’impresa titolare di esso, perchè si tratta di una forma non banale e particolarmente innovativa.
La forma della vettura Smart non appare essere imposta dalla natura del prodotto (considerata la serie inesauribile di forme utilizzabili).
Non appare neppure essere necessaria al conseguimento di determinati risultati tecnici, considerato che il fatto che l’autovettura cinese Noble o Bubble consegua risultati tecnici diversi (come illustrato dai CTP di parte resistente) in relazione ad un prodotto la cui forma esteriore è analoga al marchio 3D in esame, dimostra che la forma di tale marchio non è affatto necessaria al conseguimento di risultati tecnici.
Non si tratta neppure di una forma che dia valore sostanziale al prodotto, rilevato che il valore sostanziale della vettura Smart è dato non dalle linee della sua forma, quanto, piuttosto da una molteplicità di contenuti di carattere tecnico e progettuale (come le scelte dimensionali, le originali soluzioni adottate per la parete meccanica e per l’abitacolo) che non hanno nulla a che vedere con la forma costituente il marchio.
Vi è contraffazione, perchè la forma della vettura cinese è oggettivamente confondibile con quella del marchio 3D attoreo, apparendo le differenze tra le due forme del tutto marginali e dunque non decisive agli effetti del rischio di confusione per il pubblico.
Si è esclusa invece la contraffazione del modello Smart.
Non vi è contraddizione: la versione della vettura Bubble non realizza contraffazione del modello internazionale attoreo, in quanto produce una impressione generale diversa da esso. Infatti, il modello deve rivestire un carattere ornamentale superiore a quello necessario per consentire la registrazione della forma come marchio e la valutazione estetica operata dall’”utilizzatore informato” è più attenta di quella operata dall’osservatore occasionale ed è diretta a notare differenziazioni estetiche non percepibili con immediatezza dal consumatore medio.
In tema di contraffazione del marchio, invece, ciò che conta è l’autonomo carattere distintivo della forma, anche se la stessa non assurge ad un significativo valore estetico.
-Tribunale Bologna 6/12/2016, Italkero/Kemper
ITALKERO S.r.l. esponeva di aver realizzato nel 2006 un sistema di riscaldamento innovativo, per esterno e funzionante a gas, costituito da una stufa di forma piramidale, contraddistinta dalla denominazione "Falò”; tale forma aveva sostituito quella tradizionale "a fungo".
Deve riconoscersi un'effettiva capacità distintiva: questa forma è fortemente innovativa e di forte impatto visivo, consente la differenziazione dagli altri riscaldatori.
La forma non è strettamente connessa ai requisiti funzionali dell'apparecchio di riscaldamento: ai fini dell'erogazione del calore, non rileva l'aspetto piramidale della struttura.
Non appare poi sussistere una forma che dia un valore sostanziale al prodotto, nel senso che il suo valore estetico possa ritenersi influente in sé sul motivazione d'acquisto del consumatore. Qui il carattere ornamentale del marchio di forma del riscaldatore Falò non appare tale da soverchiarne la funzione distintiva.
Va anche esclusa la presenza di una "forma imposta dalla natura stessa del prodotto", essendo evidente che la piramide non integri elemento necessario alla realizzazione di un riscaldatore (come dimostrato dalla presenza di diversi articoli sul mercato, aventi struttura diversa).
Non può escludersi, poi, il riconoscimento della tutela del marchio sul presupposto dell’avvenuta
iniziale registrazione del prodotto come modello: l’orientamento iniziale della giurisprudenza, secondo cui la protezione come marchio può essere concessa solo alle forme che esprimano una valenza funzionale o estetica minore rispetto a quell’utilità particolare o a quello speciale ornamento cui il legislatore ha apprestato la tutela dei modelli e dei disegni ( Cass:. civ. n. 14863 del 23.11.2001 · Trib. Catania 30.11.2008; Trib. Milano 12.01.1995) – appare superato da un più recente indirizzo, che ammette la doppia tutela del segno, come marchio e come modello; il problema riguarda unicamente la necessità dì considerare se la forma abbia o meno adeguata capacità distintiva, in base ai principi sopra richiamati (Trib. Mil o 17.01.2008; Trib. Torino 2 .03.2008; Trib. Catania 10.12.2004).
Del resto sono differenti la funzione e l’ambito di protezione delle due privative, e diversi i criteri di valutazione utilizzati dai consumatori. Mentre per il marchio occorre far riferimento al consumatore medio, portato ad giudizio sintetico, basato sull'impressione più che sulla comparazione, nei modelli il referente è l'utilizzatore informato, ossia una persona che, pur non essendo un esperto de settore, è un buon conoscitore del mercato, attento ai dettagli, capace di riconoscere un modello, attraverso un giudizio analitico, confrontandolo con quelli anteriori e con l’evoluzione della tecnica.
-Tribunale Milano 15/3/2019, Fendi/Hugo Boss:
Fendi ha registrato il design della borsa "Peekaboo" quale design comunitario in data 24.2.2009
Contesta a HUGO BOSS AG di produrre e commercializzare la borsa "Veronika", che costituirebbe imitazione delle caratteristiche essenziali, innovative ed individualizzanti della borsa "Peekaboo:
Va ritenuto che il modello della borsa "Peekaboo" registrato quale design comunitario possieda le caratteristiche di novità (art.32 c.p.i.) e carattere individuale (art.33 c.p.i.) determinanti un'impressione diversa da tutti gli altri modelli per un osservatore informato: es. borsa "Kelly" di Hermes, presente sul mercato dal 1956.
La borsa "Veronika" di HUGO BOSS, non viola il diritto di privativa di FENDI in considerazione dei seguenti elementi che ne rendono differente l'impressione generale per un utilizzatore informato: mancanza del bottone di chiusura delle cinghie laterali nella borsa "Veronika" ove le cinghie assumono una posizione curva e non quasi incrociata come nella borsa "Peekaboo", ecc.
Non può configurarsi neppure alcuna violazione d'opera di disegno industriale ex art.2
n.10 ed art.12 lda; dovendosi comunque escludere nel caso il carattere artistico.
La tutela autorale nell'ambito del design industriale è limitata solo alla produzione c.d. di fascia alta, ossia a quelle opere che dimostrino un valore artistico accertato con criteri obiettivi.
Nel caso manca un sufficiente riscontro dell'avvenuta esposizione della borsa "Peekaboo" in esposizioni, musei, mostre d'arti, ovvero in saggi e riviste dedicate al settore delle opere d'arte.
Va inoltre ritenuto che la borsa "Peekaboo" non costituisca marchio di forma, trattandosi di prodotto destinato alla commercializzazione proprio per la sua forma, che assume carattere funzionale e non di mero collegamento tra il produttore ed il prodotto; inoltre il design appare attribuire al prodotto un "valore sostanziale", divenendo elemento influente sulla scelta d'acquisto (cfr. caso Burberry Check, Cass., n.5243/1999).
Ritenuto che, per tutte le considerazioni sopra espresse non sia configurabile alcuna ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell'art.2598 c.c. stante la diversità tra i prodotti de quibus.
-Corte Appello Venezia 7/3/2019, Zeitneu/Tecnica Group
Zeitneu Gmbh conveniva in giudizio avanti la Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia Tecnica Group spa affinché venisse accertato che gli stivali “IKKII non sono in contraffazione
con i “Modelli di Tecnica” e con il “Marchio Tridimensionale di Tecnica”, nonché
che non costituiscono violazione del diritto d’autore di Tecnica sul prodotto con denominazione commerciale “MOON BOOT”.
La Corte d’Appello ha ritenuto che le calzature dell’appellante siano idonee a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale che differisce in modo significativo rispetto a quella suscitata dai modelli Tecnica.
Tecnica identifica l’utilizzatore informato nelle cc.dd. bloggers di moda.
Invece sussiste la contraffazione del marchio di forma: confrontando i prodotti dell’appellante con il marchio di Tecnica, emerge che i primi si differenziano solo per dettagli non percepibili al consumatore medio.
Sussiste il requisito del valore artistico.
Il Moon Boot è stato scelto nel 2000 dal museo Louvre per farne una delle 99 icone del design del ventesimo secolo (“come uno dei 100 oggetti simbolo del XX secolo rappresentativi della storia del costume mondiale”).
Vi sono inoltre citazioni del Moon Boot quale opera importante del design italiano ed internazionale sia nella letteratura o stampa specializzata, ecc.
L’appellante ha contestato la rilevanza della documentazione sostenendo che la sussistenza del valore artistico di un’opera del disegno industriale va valutata con riferimento al momento della creazione dell’opera. E’ evidente l’errore in cui è incorsa Zeitneu, dal momento che la documentazione dimessa da Tecnica non è diretta a far valere un “nuovo diritto (ossia il diritto d’autore sul design)” sorto nel corso del giudizio, ma a dimostrare il valore artistico del Moon Boot, già intrinseco nello stesso al momento della sua creazione.
Inoltre, l'istituto della volgarizzazione non è applicabile al diritto d'autore.
Le calzature di Zeitneu risultano violare la tutela autorale di cui il Moon Boot originario gode. Invero tutte le caratteristiche macroscopiche rinvenibili nel Moon Boot sono ravvisabili anche nelle citate calzature di Zeitneu, tanto da crearne la medesima impressione generale.
-Tribunale Milano 3/10/2019, Igap/F.lli Tomasucci Westwing
La lite ha ad oggetto un modello comunitario di sedia, registrato da IGAP nel dicembre 2010.
Il modello IGAP suscita nell’utilizzatore informato -in grado di percepire anche minime differenze fra i modelli- un’impressione di significativa differenza rispetto alle anteriorità.
Circa l’interferenza, il confronto tra i disegni depositati ed il modello “ Ara” della convenuta evidenzia una pressoché assoluta identità, pantografica, delle linee che costituiscono la sedia.
Concorrenza confusoria: accertata 1’ interferenza del modello, non emergono ulteriori condotte, afferenti alle forme esterne e capricciose di “ Ara” , autonomamente meritevoli di tutela che non siano già coperte dall’ accertamento della violazione del modello. La censura è dunque già assorbita dalla tutela concessa al modello.
-Cassazione, sez. I civile, n. 8944/20, dep. Il 14/5/2020:
In ipotesi di contraffazione del modello la tutela accordata per la violazione della privativa può concorrere con quella prevista per la concorrenza confusoria per imitazione servile se il prodotto rechi una forma individualizzante, tale da essere percepibile, oltre che dall’utilizzatore informato, anche dal consumatore medio; spetta in questo caso al giudice del merito accertare se l’apposizione del marchio sul prodotto con cui è realizzata l’imitazione sia idoneo ad escludere, in base alle circostanze del caso, la confondibilità dei prodotti.
In linea di principio, non è corretto escludere che a fronte della medesima condotta contraffattiva l’interessato possa avvalersi sia della tutela spettantegli in ragione della registrazione del modello (artt. 31 c.p.i. e segg.), sia di quella, di carattere generale, elargita contro l’imitazione servile (art. 2597 c.c., n. 1).
Vengono in questione due distinte soglie di tutela: se la forma ha carattere solo individuale (suscita, nell’utilizzatore informato, una impressione generale diversa), il modello riceve protezione unicamente in ragione dell’avvenuta registrazione e per la durata di cui all’art. 37 c.p.i.; se, invece, la forma è percepibile anche dal consumatore medio (dunque ha in sé carattere distintivo), è ammesso il cumulo tra la tutela accordata dalla registrazione del modello e quella operante contro l’imitazione servile.
Il titolare del modello può certamente avere un interesse a far valere, in giudizio, sia la domanda basata sulla violazione del proprio diritto di privativa che l’imitazione servile: potrebbe difatti temere che il contraffattore opponga, fondatamente, la nullità del brevetto; oppure, perseguire effetti più favorevoli sul piano risarcitorio, avendo riguardo ai danni ulteriori patiti per effetto della altrui commercializzazione di un prodotto confondibile col proprio da una più ampia platea di consumatori- quelli medi-.
E’ dunque scorretto ritenere che, con riferimento alla fattispecie della contraffazione del modello (azione reale), il positivo accertamento dell’imitazione servile implichi l’allegazione e la prova di condotte anticoncorrenziali ulteriori (azione personale, ove il comportamento abbia creato confondibilità).
-Tribunale Torino, sez. Impresa, 3/7/2020:
Si tratta di un portatarga, da qualificare come “prodotto complesso” ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.p.i., a mente del quale “per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”. Infatti, il design per cui è causa è stato registrato come “portatarga”, con elemento a bacchetta separato o accoppiato ad un corpo, non fatto oggetto di una registrazione autonoma.
Per valutare la validità, si usa come parametro il c.d. utilizzatore informato, colui che usa
il prodotto e conosce il mercato specifico all'interno del quale si colloca il modello.
Il modello è dotato del requisito della novità in quanto presenta una bacchetta caratterizzata da una peculiare forma “a baffo”.
E il test di contraffazione postula che la stessa distanza sufficiente a fondare la proteggibilità di una creazione sia al tempo stesso necessaria e sufficiente per escludere la contraffazione Pertanto, avendo la forma “a baffo” della bacchetta fondato il giudizio di validità della registrazione del modello, in quanto elemento individualizzante dello stesso, l’assenza della medesima forma nel prodotto “New Fixx Push” commercializzato dalle convenute deve parallelamente fondare l’accertamento negativo della contraffazione nei confronti del modello dell’attrice.
L’art. 2598 c.c. sanziona il comportamento dell’imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo tale da renderlo originale, così da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente
Ma qui, esclusa la contraffazione del modello, non si ravvisa in capo alle convenute alcuna ulteriore condotta qualificabile come “concorrenza sleale” ai sensi dell’art. 2598 c.c.
-Tribunale Bologna 20/6/2019: Ferrari/Ares
La società Ferraris spa lamenta la violazione del marchio tridimensionale e del disegn industriale (e opera dell’intelletto) della vettura Ferrari250GTO ad opera di rendering pubblicato su rivista dalla ARES Design Modena srl.
Il Tribunale si concentra sulla lesione del diritto d’autore, osservando che l’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per una elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo.
Ciò che rileva pertanto non è la possibilità di confusione tra le due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi, ma la riproduzione illecita di un’opera d’arte, ancorché camuffata in modo d anon rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria.
Il disegno industriale dell’autovettura Ferrari250GTO è dotato dei requisiti necessari ai fini dell’applicabilità della c.d. tutela autorale, considerata la spiccata personalizzazione delle linee e degli elementi estetici, che ne hanno fatto una icona di stile, ce ha generato riconoscimenti e premi non solo nel settore automobilistico.
Il rendering della convenuta non dà vita ad una riconoscibile e significativa personale rielaborazione creativa di tale design, ma si limita a camuffare gli elementi essenziali dell’autovettura Ferrari con coperture determinate solo dall’evoluzione tecnologica.

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